Por Héctor Palacio
Palacio & Asociados

El 23 de diciembre de 2015 se publicó la Ley 27.222 mediante la cual se modifica sustancialmente el sistema de oposiciones. La nueva norma sancionada establece que el efecto suspensivo de la Ley de mediación NO será de aplicación en los trámites de registros de marcas y de oposiciones al registro, modificando así el sistema instaurado por la ley 26.589 que solamente duró un poco más que cinco años.

Esto implica que antes que se venza el plazo de un año desde la notificación de la oposición, el solicitante deberá presentar ante la Oficina de Marcas una constancia de haber logrado un acuerdo con el oponente que posibilite el registro de la marca o bien que ha llevado el conflicto a la justicia. Si no presenta ninguna de estas constancias, la Oficina de Marcas decreta el abandono de la solicitud.

A falta de acuerdo con el oponente, como dijimos antes, al solicitante sólo le queda presentar una acción legal ante la justicia federal, para que la oposición sea declarada infundada. A fin de habilitar la acción judicial, el solicitante deberá cumplir previamente con un proceso de mediación obligatorio, el que deberá estar terminado antes del vencimiento del plazo de un año antes mencionado a fin de poder iniciar la acción o presentar el acuerdo ante la Oficina de Marcas dentro del plazo otorgado.

Este cambio en la ley significa la vuelta al sistema anterior a la ley 26.589, por el cual el plazo de un año es improrrogable y especialmente NO se suspende en el supuesto de que se inicie el proceso de mediación obligatoria, como venía ocurriendo y ocurrirá hasta el 22 de marzo de 2016, fecha en la que entrará en vigencia la nueva ley.

A los fines prácticos, este cambio reduce sustancialmente los tiempos para resolver las oposiciones ya que el solicitante no podrá decidir a último momento continuar con la defensa de su marca ante oposiciones de terceros, aprovechándose del efecto suspensivo de la mediación, sino que deberá planificar y decidir con suficiente antelación de forma tal de llegar a un acuerdo durante el proceso de mediación o en su defecto iniciada la demanda antes del plazo mencionado de un año.

Preguntas frecuentes:
¿Hay posibilidades de prorrogar el plazo para la presentación de oposiciones? No, una vez publicada una solicitud de marca en el Boletín correspondiente, la ley otorga un plazo de 30 días para la presentación de oposiciones y este no es prorrogable.

¿Hay que acompañar pruebas con el escrito de oposición? Se puede hacer, pero no es estrictamente necesario y de hecho muy pocas veces se acompaña. Para la presentación de la oposición es suficiente con invocar los fundamentos. La prueba es necesaria cuando el conflicto debe decidirse mediante una acción judicial. También puede ser útil durante las negociaciones entre las partes, pero esto depende de cada caso en particular.

¿Se pueden ampliar fundamentos una vez presentada la oposición? Sí, los fundamentos de una oposición se pueden ampliar tanto en la instancia administrativa como en la judicial. Solamente cabe tener en cuenta que si se amplían fundamentos en la instancia judicial y el juez resuelve favorablemente en virtud de estos fundamentos exclusivamente, la parte vencida puede ser eximida de afrontar las costas de la contraria.

¿El plazo de 1 año para obtener el retiro de la oposición o recurrir a la justicia es prorrogable? No, el plazo de un año es improrrogable. Tampoco se suspende o interrumpe en el supuesto de que se inicie el proceso de mediación obligatoria.

¿Es obligatorio efectuar negociaciones preliminares o se puede ir directamente a la justicia? Las negociaciones se hacen exclusivamente en interés del titular de la solicitud de marca, consecuentemente, en caso de que se prevea que ellas no arrojarán resultado alguno, se puede proceder directamente con el proceso de mediación. De hecho, en muchos casos donde el oponente es claramente reticente a negociar, consideramos conveniente iniciar el proceso de mediación lo antes posible, como una forma de presión y para evitar una demora innecesaria.

¿Es necesario esperar a que la Oficina de Marcas notifique la oposición para iniciar negociaciones con el oponente? No. Dado que las negociaciones se llevan a cabo entre las partes directamente, es factible iniciar las negociaciones con el oponente sin esperar la notificación oficial, que generalmente demora muchos meses.

¿Es necesario esperar todo el plazo de un año para recurrir a la justicia? No, por lo dicho anteriormente, los tiempos los decide el solicitante de la marca que sabrá cuando debe dar por terminada una negociación infructuosa.

¿Qué ocurre si el oponente no concurre a la mediación? Si el oponente no concurre a la mediación la oposición subsiste. Sin embargo, el mediador labra un acta dejando constancia del cumplimiento por parte del solicitante de la marca, con lo cual éste queda habilitado para recurrir a la justicia.

¿La Oficina de Marcas está obligada a aceptar un acuerdo entre las partes? La Oficina de Marcas no interviene en el proceso mencionado pero tiene el derecho de revisar los acuerdos logrados entre las partes. Ella tiene la obligación de velar por el interés público y, por ello, puede suceder que no acepte acuerdos de coexistencia cuando las marcas son parecidas y se confunde al público consumidor. Cabe tener en cuenta que toda decisión denegatoria de la Oficina de Marcas es apelable, pero este tema excede el propósito de estas líneas