Por Gustavo A.A. Sena y Marcelo Sena
Sena & Berton Moreno

La identidad de una empresa, su imagen, su “personalidad” son pilares fundamentales para desarrollarse y diferenciarse de la competencia. Para alcanzar el éxito, las marcas pasan por diferentes etapas o ciclos de vida y maduración que requieren un cuidado específico para su evolución permanente y reconocimiento final.

Cuando se piensa en el cuidado de las marcas, la primera imagen que a los empresarios o a los titulares de estos activos intangibles se le presenta, es la del amparo de una marca en relación a nuevas solicitudes de signos confundibles con el propio, o el de su protección con respecto a actos de terceros que mediante imitaciones o falsificaciones pretenden usufructuar el prestigio, reputación y éxito que ha adquirido su marca entre el público en general y el consumidor en particular. A continuación, los profesionales del Estudio Sena & Berton Moreno realizan un análisis del panorama que se presenta al momento de crear, registrar, proteger y administrar una marca, el valor más alto e  intangible que una compañía pueda tener.

El nacimiento de la marca: origen y génesis

El cuidado de las marcas comienza en su gestación, cuando quizás junto con otros signos fueron el fruto de la imaginación, ingenio y visión del creativo. Elegir el signo que se usará y  protegerá dependerá de factores comerciales, de marketing y del público al que se dirigirá el producto o servicio. Pero también de su factibilidad registral. Equivocarse en esta etapa es demorar el lanzamiento, o no intensificar el uso de la marca hasta solucionar los problemas o incluso abortar el proyecto. Además se debe evaluar antecedentes registrales de otras marcas, coexistencias, identificar riesgos e hipótesis de conflicto con terceros. Anticipar soluciones puede facilitar el camino, ignorarlos puede ser fatal. No es un tema menor. A los Sena les ha tocado ver como  pañales descartables, cigarrillos, sorteos de lotería  vieron complicados sus lanzamientos por problemas en la gestación de la elección de la marca. Por el contrario, mencionan como ejemplos en el cuidado de las marcas al lanzamiento de CLARO  y a la apertura del TORTUGAS OPEN MALL, donde los dueños de las marcas pusieron el cuidado necesario para la elección y protección de las mismas y en la solución de problemas.

Cómo proteger el signo

Primero se debe conocer qué tipo de marca se protegerá,  denominativa,  figurativa o mixta. O todas ellas. Las marcas denominativas, es decir aquellas marcas que identifican un producto o servicio a partir de una palabra o conjunto de palabras, son las marcas más fuertes ya que no se desactualizan por cambios que pudiera sufrir en su uso el tipo de letra o color a ella aplicado. El buen cuidado de la marca impone el registro de la denominación por un lado y del logo o marca figurativa por el otro. Por principio las marcas se comparan en su conjunto por lo cual no es lo mismo comparar una marca constituida por denominación mas logo que una constituida por denominación sola con otra denominación confundible.

Otro punto importante a considerar es saber “qué tipo de signos se pueden proteger”, en La Argentina se pueden registrar como marca cualquier signo que tenga capacidad distintiva cuyo registro no esté prohibido por la ley. A diferencia de otros sistemas, el argentino permite el registro de las llamadas “marcas de defensa” (puede registrarse la marca en clases donde no se la usa con la condición que se la use para distinguir un producto o servicio cualquiera o como parte de la designación de una actividad a efectos de evitar la caducidad de la marca por la falta total de uso) No se requiere como condición de registro la “percepción visual” del signo ni que el mismo deba ser “representado gráficamente”. Así pueden registrarse como marcas signos gráficos, sonoros, olfativos, táctiles o móviles, tridimensionales,  combinaciones de colores, formas no habituales de productos etc.

Otra cuestión a tener en cuenta es el cuidado en prever la expansión de la marca en el corto o mediano plazo y en cubrir los productos o servicios que más se vinculan con los principales. Si estos consisten en “confecciones y calzados” contemplar  la posibilidad de usar o de evitar que otro use la marca en cuestión en productos tales como “anteojos para sol”, “bijouterie, relojes y joyas” o perfumes”; por ejemplo,  que se relacionen con aquellos, pueden venderse en los mismos locales, pueden ser motivos de licencias a terceros y se incluyen en otras clases.

El trámite de registro de la marca

Como todo camino, cada paso está guiado por el anterior y sirve de base para el siguiente, por ello la protección continúa con el celo y precaución en el trámite de registro. No solo en el cumplimiento de los plazos y requisitos exigidos por la Ley o el INPI sino también cuando en el trámite de registro se enfrentan oposiciones u objeciones legales, infundadas o desmesuradas, que pretenden cercenamientos en la protección de la marca o de su poder distintivo. Se ponen a prueba aquí, la templanza del titular y de su asesor en marcas. Dependiendo del caso, es preferible enfrentar demoras por negociaciones, mediaciones y hasta juicios en vez de ceder ante pretensiones infundadas que pueden ser motivo de futuros arrepentimientos al haber firmado compromisos o haber accedido a pretensiones que cercenan el crecimiento o expansión futura de la marca. La decisión debe surgir de un cuidadoso análisis de la situación y de las consecuencias futuras de aceptarse los requerimientos de los oponentes.

Por otro lado, la defensa de la marca es el aspecto con el que más se asocia el cuidado de las marcas. Incluye su defensa aun cuando la marca está en trámite de registro. Involucra la defensa contra la pretensión de registrar o usar marcas confundibles y supone la presentación de oposiciones, intimaciones a terceros por cese de uso y el diligenciamiento de medidas precautorias requiriendo el secuestro, embargo e inventario de productos en infracción. Incluso el cese de la explotación de la marca espuria. La debida defensa y el  cuidado de ella   ayuda a mantener la fuerza distintiva de la marca, evitando la “dilución” de la misma y preservando lo más posible  la referencia a su verdadero origen.

Cuidado en la extinción del registro

La última etapa se trata de la extinción. En el momento de extinguirse la marca también necesita cuidados sea que se extinga por decisión de su titular o por orden judicial. o cuando esta sale del patrimonio del titular. Cuando el titular no tiene más interés en la marca y decide no renovarla debe evaluarse esta decisión en relación a los conflictos con terceros. Si existen juicios u oposiciones que tienen como fundamento la marca que se está dejando vencer, debe reevaluarse dicha decisión o la estrategia a seguir en los conflictos. Si la marca sale del patrimonio del titular por transferencia debe informarse al adquirente de la existencia de dichos conflictos y tomarse decisiones al respecto. Puede ocurrir que cuando la marca a transferir fue uno de los fundamentos pero no el único de una oposición,  el cedente continúe con la oposición basada en los restantes fundamentos y el cesionario haga lo propio basado en la marca que adquiere. El adquirente por su parte, deberá poner “cuidado” en verificar que la titularidad de la marca corresponda al cedente, que el mismo no esté inhibido para transferir, que no recaigan embargos sobre la marca, que no haya otras marcas similares que el cedente pretenda retener (misma denominación distinta etiqueta) o misma marca en clases superpuestas o misma marca en el extranjero, etc.

Cuando la marca fue objeto de licencias, autorizaciones de uso u objeto de otros actos jurídicos el cuidado a tener no es menor debiendo evaluarse la situación de cada relación jurídica ante el eventual vencimiento del registro. Por último ante determinadas situaciones el titular no podrá dejar extinguir el registro. Tal es el caso de la marca como garantía de obligaciones con terceros, y objeto de prendas, o como bien fideicomitido en un fideicomiso de garantía. Estas son todas las cuestiones que se debe tener en cuenta al momento de proyectar un negocio, dado que la marca es lo primero que las personas verán y conocerán, además de la calidad del producto o servicio brindado. Es por ellos que junto con la calidad el cuidado de la marca es vital.