El 1° de julio de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la nueva Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial (“LFPPI”), misma que entrará en vigor el 5 de noviembre de 2020.

1.General

1.a. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”), como autoridad administrativa, podrá:

• Fijar multas, requerir su pago y recaudar créditos fiscales resultantes.
• Exigir el pago de créditos fiscales sin cubrir, a través del procedimiento administrativo de ejecución, en términos del Código Fiscal de la Federación.
• Condenar pago de daños y perjuicios causados en procedimientos de declaración administrativa.
• Solicitar auxilio de la fuerza pública federal, estatal o local, institución civil o armada, para cumplir determinaciones de observancia de derechos.

1.b. Regulación en presentación de solicitudes a través de medios electrónicos.

• Documentos electrónicos con uso de firma electrónica avanzada u otro medio de identificación, producirán mismos efectos que los firmados autógrafamente y tendrán su mismo valor probatorio.

1.c. No se incorpora en la Nueva Ley el “Restablecimiento de Derechos” por errores imputables al Solicitante. Por ejemplo, el pago extemporáneo de anualidades, entre otros.

2.Invenciones

2.a. Patentes

• Se incluye la protección a los nuevos usos de las sustancias, compuestos o composiciones comprendidos en el estado de la técnica, mismos que no estaban contemplados por algunas de las coordinaciones departamentales de Examen de Fondo.
• Se establece la definición de características técnicas esenciales, siendo aquéllas necesarias para que una invención resuelva el problema técnico. Dicha definición corresponde a conceptos adoptados en base a la Ley de Patentes Europea.
• Se puntualiza la no-patentabilidad de procedimientos de clonación, modificación genética en animales o para el desarrollo de un ser humano y utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales. No obstante, se da pie a la protección del material biológico que haya sido modificado mediante un procedimiento técnico.
• Se incluye la premisa de la “Cláusula bolar”, por lo que un tercero podrá usar, fabricar, ofrecer en venta o importar un producto con patente vigente, para generar pruebas, información y producción experimental con la finalidad de obtener registros sanitarios de medicamentos a efecto de comercializarlos cuando venza la patente, desde la presentación de la solicitud de patente y durante todo el tiempo de su vigencia.
• Un tercero podrá utilizar una patente durante el periodo de rehabilitación.
• Se plantea un cambio en la regulación de las divisionales, dentro de las cuales se puntualizan las divisionales presentadas “voluntariamente”, mismas que deberán presentarse en conjunto y una sola exhibición, excluyendo la posibilidad de presentación de solicitudes divisionales en cascada salvo que el Instituto lo considere procedente o así lo requiera.
• Cuando con motivo de la división se haya dejado de reivindicar una invención o un grupo de invenciones, éstas no podrán ser reclamadas nuevamente en la solicitud inicial o en la que dio origen a la división, en su caso.
• Dentro de la nueva regulación de solicitudes divisionales, se contempla la presentación de solicitudes dentro del plazo de dos meses a la procedencia del otorgamiento de la solicitud principal.
• Se deroga que el computo de los plazos corra a partir del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto.
• No se concederá patente respecto de materia que ya se encuentre protegida por otra o cuyas características técnicas esenciales sean una variación no sustancial de la materia amparada por la misma, aun cuando el solicitante sea el titular del primer derecho.
• El Instituto deberá resolver en forma definitiva sobre el otorgamiento o la negativa de la patente solicitada, una vez transcurrido el plazo para dar cumplimiento al requerimiento formulado, siempre y cuando la solicitud no se encuentre abandonada o el solicitante no se haya desistido de la misma.
• Se establece la limitación de derecho conferido por una patente, con la finalidad de habilitar correcciones de fondo sin que dichas correcciones pretendan ampliar la protección conferida.
• Se incluye en la nueva Ley la publicación semestral del listado de patentes relacionadas con invenciones susceptibles de ser empleadas en medicamentos alopáticos, mismo que se encontraba dentro del Reglamento de la Ley aún vigente.

• Se establece el certificado complementario para ajustar la vigencia de la patente para los casos en que el procedimiento de otorgamiento de una patente exceda de 5 años desde la fecha de presentación, siendo esto directamente atribuible al Instituto debido a retrasos irrazonables.
  • Dentro del plazo de 5 años, no se tomarán en cuenta los tiempos de resolución del examen de forma; las acciones u omisiones del solicitante tendientes a retrasar el procedimiento o los que queden fuera del control del Instituto; así como los periodos atribuibles a causas de caso fortuito o fuerza mayor.
  • La solicitud de certificado debe hacerse al momento de pagar los derechos finales para la concesión de la patente y podrá requerirse por una única vez.

2.b. Modelos de Utilidad

• La vigencia es modificada para contar con un total de 15 años de protección.
• Se establece la limitación de derecho conferido por un modelo de utilidad, con la finalidad de habilitar correcciones de fondo, sin que dichas correcciones pretendan ampliar la protección conferida.

2.c. Diseños Industriales

• Se permiten los diseños industriales de una secuencia animada o en una interfaz gráfica animada.
• Establece que los elementos que no forman parte del diseño industrial reclamado se identificarán preferentemente con líneas discontinuas, difuminado, sombreado o contornos e indicarlo en la descripción.
• Se establecen condiciones del concepto inventivo de diseño.
• Se establece la limitación de derecho conferido por un diseño industrial, con la finalidad de habilitar correcciones de fondo, sin que dichas correcciones pretendan ampliar la protección conferida.

2.d. Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados

• Se establece una mayor regulación respecto al derecho exclusivo de explotación para esquemas de trazado, respecto a su reproducción, importación, venta o distribución.

3.Secretos Industriales

• La nueva ley para la protección de los secretos industriales ayudará a esclarecer su objeto y el alcance de la protección, así como a facilitar su ejercicio y aumentar los riesgos para posibles infractores.
• Se aumenta sustancialmente las multas por la apropiación indebida, uso o revelación de secretos industriales. También facilita obtener indemnizaciones de daños y perjuicios por tales conductas indebidas y crea nuevas vías procesales para hacer valer los derechos sobre los secretos industriales.
• La nueva ley también esclarece algunas excepciones a la apropiación indebida de secretos industriales como la creación independiente y el estudio de productos existentes en el mercado.
• Permanece la obligación que tienen las empresas de cuidar la confidencialidad de su información con medidas apropiadas para poder acceder a la protección que confiere el secreto industrial.

4.Marcas, Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen.

4.a. Marcas

Vigencia de las marcas

• La vigencia de las marcas, avisos comerciales y nombres comerciales se contará a partir de la fecha de registro (concesión). Esta disposición se aplicará sólo en relación con las marcas otorgadas después del 5 de noviembre de 2020.

Productos/Servicios no engañosos y libres de mala fe.

• Al presentar y renovar una marca comercial, debe declararse que los productos/ servicios no son engañosos y no hay mala fe.
• En caso de que las autoridades competentes determinen que dichos productos/ servicios violan alguna ley, el IMPI puede iniciar una acción de nulidad contra el registro de la marca.

Declaración de uso

• Se aclara que la declaración de uso del tercer año solo se aplicará en relación con las marcas otorgadas después del 10 de agosto de 2018.
• La cobertura de los productos/servicios de la marca permanecerá solo para aquellos cuyo uso ha sido declarado.

Motivos de Objeción para Marcas

• La ley anterior establecía que las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen no podían registrarse como marcas. La nueva ley establece que no sólo se objetarán signos idénticos, sino también signos semejantes en grado de confusión a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.
• Las Reservas de Derechos al uso exclusivo, tales como los personajes ficticios, simbólicos y humanos, así como los títulos de publicaciones, no se pueden registrar como marca, a menos que lo solicite el propietario de dicha Reserva o un tercero autorizado para hacerlo.

Mala fe

• La definición de mala fe ha sido limitada. Ahora mala fe se entiende como «haber solicitado el registro de un signo con el propósito de obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular».

Cartas de consentimiento

• Las cartas de consentimiento serán aceptables no solo en relación con marcas semejantes en grado de confusión, sino también en relación con marcas idénticas.

Procedimiento de marca y oposiciones

• Después del examen de una marca, el examinador emitirá un sólo oficio que incluya la subsanación de requisitos formales, citando objeciones de fondo e informando sobre cualquier oposición presentada contra la solicitud. Conforme a la ley abrogada se emiten dos tipos de oficio. Ahora conforme a la nueva ley será únicamente un examen y un oficio.
• Las oposiciones deben ser contestadas junto con la respuesta a las objeciones formales y de fondo. Por tanto, el plazo para responder será de dos meses en lugar de uno. Dicho plazo puede extenderse.

4.b. Marcas notoriamente conocidas y famosas

• Eliminación de algunos requisitos para la solicitud de la Declaración de Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas. Específicamente, con respecto a información confidencial, tales como datos financieros y de inversión.

4.c. Marcas de Certificación

• Se incluyen causales de cancelación para las Marcas de Certificación.
• Sólo las cámaras y asociaciones de fabricantes y productores, entidades federales y autoridades locales en cuyos territorios se producen los productos pueden solicitar una Marca de Certificación para una indicación geográfica.

4.d Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen

• Las Indicaciones Geográficas protegidas como Marcas de Certificación ya no son propiedad de la Federación.
• Se establecen requisitos para solicitar, ya sea la Declaración de una Denominación de Origen o una Indicación Geográfica.
• Una Denominación de Origen declarada debe contar con una regulación específica (Norma Oficial Mexicana-NOM).
• Una Indicación Geográfica Declarada debe tener Reglas específicas.
• El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial será responsable de autorizar a las entidades de Certificación de una Indicación Geográfica y, por lo tanto, la nueva ley establece las características y requisitos que las entidades interesadas deben cumplir.

5.Acciones de Nulidad, Caducidad e Infracción

5.a. Acciones de Nulidad

• Se puede solicitar la nulidad parcial de una patente, modelo de utilidad, diseño industrial.
• También es posible solicitar la nulidad parcial de una marca y aviso comercial produciendo efectos de forma retroactiva al momento de su otorgamiento.
• No será procedente la nulidad de una marca cuando se haya presentado el procedimiento de oposición y los argumentos y el material probatorio sean los mismos presentados en la oposición, y exista una resolución definitiva.

5.b. Acciones de Caducidad

• Se puede solicitar la caducidad parcial de una marca, respecto de los productos que no se encuentren en uso. Los efectos de caducidad serán efectivos al momento de la resolución definitiva.

5.c. Acciones de Infracción

• Se adicionan causales de infracción respecto de secretos industriales.
• Se adiciona la medida provisional para dar para de baja contenidos en internet o a través de medios virtuales, digitales o electrónicos, inclusive aquellos que surjan en el futuro.
• Se incluye la posibilidad de aplicar medidas en frontera para mercancías que se encuentren en tránsito.
• Se incorpora la posibilidad de clausura de un establecimiento cuando la imposición de una medida provisional no fuera suficiente para evitar la violación de derechos y clausura definitiva como sanción por violación a derechos de propiedad industrial.
• Las medidas adoptadas en estos procedimientos podrán ser levantadas a discreción del IMPI, sin importar de que se exhiba una contrafianza por parte del presunto infractor.
• El IMPI tendrá, entre otras facultades: imponer medidas provisionales de oficio; destruir bienes asegurados; imponer y cobrar multas, realizar un procedimiento de conciliación respecto de infracciones administrativas y; determinar el pago de daños y perjuicios.
• Se otorgan facultades para que el IMPI determine e imponga daños y perjuicios por violaciones a un derecho.

6. Acción de reclamo de daños y perjuicios

• El titular de un derecho podrá reclamar el pago de daños y perjuicios mediante dos vías: ante un tribunal civil, local o federal, mediante una acción civil de forma directa, o ante el IMPI, mediante un incidente, no siendo necesaria la obtención de una declaratoria de infracción definitiva para solicitar esta indemnización como sucedía anteriormente.
• En caso de que se contrademande la nulidad de la patente, registro o publicación, el tribunal civil suspenderá el juicio hasta la resolución respectiva de la contrademanda ante el IMPI.
• Para acreditar los daños y perjuicios, ya sea ante un tribunal civil o ante el IMPI, es necesario demostrar el hecho ilícito o generador de responsabilidad, así como la relación causal y el daño producido.

7. Acciones Penales

• Se elimina la figura de la reincidencia en las infracciones administrativas de la Ley, lo cual se consideraba como delito.
• Se incluye la definición de falsificación de marca y cómo demostrarlo.
• Se modifican los delitos relacionados con secretos industriales.

Por Martín Michaus, Eduardo Kleinberg, Adolfo Athié, Claudio Ulloa, Juan Carlos Hernández y Eduardo Castañeda