En 2018, la Ley de Marcas –Ley n.° 22362–incorporó la caducidad parcial de marca en la Argentina, que entrará en vigor a partir del 12 de junio de 2023. Su objetivo es que el registro de una marca también pueda caducar únicamente en relación con determinados productos o servicios para los que esta no haya sido utilizada en los cinco años previos a solicitar su caducidad. Asimismo, la norma plantea que las marcas sujetas a caducidad deben haber estado registradas por más de cinco años –esto también incluye las renovaciones–.

La ley establece que el pedido de caducidad parcial no procederá contra los productos o servicios para los que se ha utilizado la marca ni contra productos o servicios afines o semejantes. Tampoco prosperará si la marca se ha utilizado como nombre comercial de una actividad relacionada con los productos o servicios que cubre aquella. Este punto es importante porque el sistema anterior permitía usar la marca en cualquier producto o servicio, o como parte de un nombre comercial, como defensa para evitar la caducidad, lo que daba lugar a las llamadas “marcas de defensa” que ya no estarán permitidas. Queda por ver cómo interpretarán el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y, eventualmente los tribunales federales el término “relacionado” con respecto a productos o servicios. Esperamos que las decisiones favorezcan a la marca registrada cuando existan dudas sobre la relación entre los productos o servicios, ya que las decisiones que anulan derechos merecen una interpretación restrictiva (a favor de la marca registrada).

A su vez, los terceros que soliciten la caducidad parcial de una marca registrada deben demostrar un interés legítimo y, aunque la carga de presentar pruebas de uso recae sobre el titular de la marca, es aconsejable aportar pruebas de la alegada falta de uso. Para evitar la caducidad puede probarse el uso de la marca con material publicitario con su fecha correspondiente; con facturas que demuestren que se comercializaron productos o servicios identificados con esta marca, y mediante actos preparatorios como campañas publicitarias y muestrarios, siempre que vayan seguidos del lanzamiento del producto o servicio en un plazo razonable.

Las acciones de caducidad, tanto las totales como las parciales, tramitan ante el INPI mediante un procedimiento administrativo y las decisiones pueden ser recurridas ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. El INPI viene con retrasos para tramitar y resolver acciones de caducidad desde 2018, cuando la modificación de la Ley de Marcas estableció que las acciones de caducidad y de nulidad (con excepción de aquellas fundadas en mala fe) dejarían de ser tramitadas y resueltas por los tribunales federales. La demora en implementar el procedimiento y la falta de personal contribuyeron a crear ese retraso. Por eso, el INPI nombró recientemente nuevos examinadores y personal para tramitar los casos pendientes y nuevos.

El nuevo sistema debería proporcionar un mejor entorno para que nuevos solicitantes obtengan sus registros de marca sin enfrentarse al bloqueo de marcas no utilizadas y advertir a los titulares de marcas para que, al momento de renovar sus marcas, consideren limitar la cobertura de los productos y servicios para evitar conflictos teóricos con terceros.

Por Iris V. Quadrio, Sergio M. Ellmann, Gustavo P. Giay, Martín G. Chajchir y Juan M. López Mañán