La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal decidió rechaza una demanda de cese de uso de marca incoada por la actora, pues su marca y el personaje de la película distribuida por la accionada, son claramente diferenciables y no confundibles, por lo que no existe uso de marca ajena.

En la causa “Berrino María Guadalupe y otros c/ Walt Disney Company Argentina S.A. s/ cese de uso de marcas - daños y perjuicios”, parte actora promovió demanda de resarcimiento de daños y perjuicios contra Walt Disney Company Argentina S.A. y varios de sus licenciatarios, por la explotación que consideró ilegítima de la marca de su titularidad "MORF" - marca mixta - registrada en las clases 16, 25, 28, 29, 30, 38 y 41 del nomenclador.

La actora sostuvo que los daños fueron consecuencia del uso en Argentina a través de un personaje llamado "MORPH", de idénticas características, que aparece en la película "El Planeta del Tesoro", distribuida en la República Argentina, y que dio lugar a numerosas autorizaciones para uso en publicidad, máscaras, muñecos, packaging, etc.

De acuerdo a lo expuesto en la demanda de inicio, el uso ilegítimo causó a confusión del público consumidor, que atribuyó la creación de "MORF" a la empresa Disney, en tanto había sido registrada con mucha anterioridad por sus creadores, señores Carlos Berrino y Rubén Lamponi, quienes nunca otorgaron autorización alguna.

La sentencia de grado resolvió que la marca de la actora y el muñeco que aparece como personaje de la película "El Planeta del Tesoro", son claramente diferenciables y no confundibles, razón por la cual no existe uso de marca ajena por la parte demandada ni tampoco por las licenciatarias que tuvieron intervención como terceros.

Al rechazar la demanda, el juez de grado remarcó que la marca mixta registrada por la demandante tiene un logo característico, sin color y con un elemento denominativo de caligrafía particular, lo cual comporta significativas diferencias con una forma animada y no definida, que es uno de los protagonistas de una película distribuida en Argentina y que dio lugar al otorgamiento de diversas licencias.

Tras aclarar que el resarcimiento que pretende la parte actora se sustenta en una supuesto conducta ilícita de violación de sus derechos marcarios, con fundamento en uno de los personajes que aparece en la película "El Planeta del Tesoro", distribuida en la Argentina por The Walt Disney Company Argentina S.A, los jueces de la Sala I consideraron que “en esta acción de la codemandada no advierto ningún uso marcario del signo de la parte actora, máxime que el I.N.P.I ha informado que la identificación de productos como videos y películas corresponde a la clase 9, donde la actora no tiene registros”.

En el fallo del 20 de febrero de 2014, el tribunal puntualizó que “la marca de la actora ha sido descripta en el primer párrafo del considerando 4 precedente y, reitero, está conformada por un elemento denominativo y no tiene color alguno”, agregando que “la impresión espontánea -en la memoria de todo tipo de público- es la evocación de un pequeño fantasma”.

Por otro lado, los jueces explicaron que “personaje de la película llamado "MORPH" -que dio origen a la reproducción en cartones, papelería, publicidad, revistas, libros infantiles, etc.- se identifica por su forma irregular y de color roja, ya sea semejante a un globo, a un pez, a una medusa, que impresiona con simpatía y optimismo -evidentemente dirigida a un público infantil- con aspecto nada fantasma”.

Sentado ello, la mencionada Sala juzgó que “aun cuando se aceptara que alguno de los codemandados han efectuado un uso marcario del personaje llamado MORPH que aparece en la película "El Planeta del Tesoro", y que habría cierta coincidencia en los productos protegidos en la clase 16 del nomenclador -y, tal vez, en los de clases 28 y 41-, lo relevante es que, incluso entonces, no se produce confusión alguna ni riesgo de confundibilidad”.

Al confirmar la sentencia de primera instancia, los magistrados concluyeron que “las imágenes enfrentadas -incluso apreciadas en la forma que más beneficia a la actora, es decir, en la forma gráfica plana- no son similares ni producen una evocación confusionista”.