Resulta inimaginable creer que pueda existir otra hamburguesa con el nombre “BIG MAC” que no provenga de la famosa cadena de hamburguesas, McDonald´s. Sin embargo, este escenario es ahora posible, luego de que el Tribunal General de la Unión Europea (en adelante, el “Tribunal”) revocara el derecho exclusivo de uso de la marca BIG MAC a la famosa empresa de comida rápida.

Esta decisión surge a raíz de una solicitud de caducidad presentada por la cadena irlandesa Supermac's Holdings Ltd. Puntualmente, dicha cadena, solicitó la caducidad de la marca BIG MAC de McDonald’s en relación a las clases 29, 30 y 42, cuyos registros comprendían: “sándwich de pollo, ave, bocadillos comestibles, servicios prestados o asociados a la explotación y franquicia de restaurantes y otros establecimientos o instalaciones dedicados al suministro de alimentos y bebidas preparados para el consumo y para instalaciones de autoservicio; preparación de alimentos para llevar; el diseño de tales restaurantes, establecimientos e instalaciones para otros; planificación de la construcción y consultoría de construcción para restaurantes para otros”. El Tribunal hizo lugar al pedido de manera parcial, ya que consideró que la firma no había demostrado uso efectivo en la región durante un período interrumpido de 5 años respecto a dichos productos y servicios, siendo la demostración del uso efectivo un requisito esencial, de acuerdo con el artículo 15(1) del Reglamento No 207/2009 de la EUIPO (actualmente artículo 18(1) del Reglamento 2017/1001), y con el artículo 51(1)(a) del mismo reglamento. 

En este sentido, corresponde hacer foco en la interpretación realizada por el Tribunal respecto del concepto de uso. En primer lugar, ha destacado que el uso debe ser genuino, cumpliéndose esta condición cuando la marca se utiliza de acuerdo a su función esencial, que es garantizar la identidad del origen de los bienes o servicios para los que está registrada. Asimismo, el Tribunal ponderó el período en el que la marca cuestionada habría sido utilizada. La normativa de la Unión Europea, así como la de nuestro país, establece el requisito de uso de la marca dentro de los últimos 5 años antes de su vencimiento, de lo contrario, será pasible de caducidad. En efecto, el artículo 5 de nuestra ley de marcas 22.362 establece: “ARTICULO 5º — El término de duración de la marca registrada será de Diez (10) años. Podrá ser renovada indefinidamente por períodos iguales si la misma fue utilizada, dentro de los Cinco (5) años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o como parte de la designación de una actividad”. Ello, en procura de que exista un uso efectivo de las marcas.  

Así, el tribunal consideró que, desde abril de 2012 hasta abril de 2017, no había existido un uso efectivo de la marca BIG MAC por parte de McDonald's, en relación con los productos/servicios mencionados. En consecuencia, el Tribunal declaró la caducidad parcial de la marca, revocando los derechos sobre “sándwiches de pollo” de la clase 30, los “productos alimenticios preparados a partir de productos avícolas” en la Clase 29, y los “servicios prestados o asociados con la operación de restaurantes y otros establecimientos o instalaciones dedicadas a la provisión de alimentos y bebidas preparados para el consumo y para servicios de autoservicio; preparación de alimentos para llevar” en la Clase 42. 

Si bien sabemos que el público consumidor conoce a BIG MAC como una hamburguesa de carne, no siendo utilizada para distinguir los productos/servicios que fueron objeto de caducidad (más allá de alguna edición especial que se haya podido lanzar, como expuso el demandado en las pruebas aportadas), este fallo abre un debate en torno a la relevancia que cobra la notoriedad de la marca en el contexto de un pedido de caducidad.  

Es verdaderamente llamativo el enfoque meramente fáctico aplicado a esta cuestión, ya que parece desestimar totalmente la notoriedad de la marca BIG MAC de McDonald's. Esta omisión, como se señaló inicialmente, podría generar usos indebidos por parte de terceros, lo que podría llevar a la dilución de la marca BIG MAC. 

Llegado a este punto, corresponde hacer foco nuevamente en los riesgos que representa esta resolución para McDonald´s. Así, podría discutirse si una marca notoria, y con el posicionamiento del que goza BIG MAC a nivel mundial, podría ser legítimamente utilizada por terceros para aquellos productos o servicios para los que la marca no se utiliza o no se encuentra registrada, más aún en productos/servicios estrechamente vinculados con el titular de la marca en cuestión. Si bien McDonald’s no ha logrado demostrar uso genuino de la marca respecto de los bienes y servicios en cuestión, de no tenerse en cuenta la especial protección que merecen las marcas notorias, cualquiera podría, con absoluta mala fe, intentar registrar marcas similares para los productos y servicios que le fueron revocados a McDonald´s, con el consecuente perjuicio económico y reputacional que ello implicaría para dicha cadena de comida rápida.  

En este orden de ideas, cabe preguntarnos si el pedido de caducidad incoado por Supermac's Holdings Ltd. tendrá algún efecto en la práctica. No puede negarse que BIG MAC es una marca de renombre, ni que los productos y servicios revocados tienen una vinculación total con los que distingue BIG MAC en la actualidad. Por lo tanto, sería posible afirmar que, aun habiendo perdido la marca BIG MAC para distinguir los productos y servicios mencionados, resulta difícil imaginar la posibilidad de que pueda coexistir con marcas similares en el mismo rubro. Independientemente del uso genuino de la marca por parte de McDonald´s, es una realidad que, de existir tal escenario, los consumidores serán inducidos a confusión respecto del origen de tales productos, a más de acabar diluyéndose la famosa marca BIG MAC. 

De ahora en adelante, será necesario preguntarse si el uso genuino de las marcas será el único criterio determinante en los procesos de caducidad, sobreponiéndose frente a cualquier marca notoria o renombrada. No obstante, la aplicación de este enfoque conlleva varias problemáticas, tales como la dilución, la confusión en el público consumidor y el aprovechamiento ilegítimo por parte de terceros.  

Si bien el registro y posterior uso es de máxima importancia para el resguardo de una marca, entendemos que, de presentarse un caso similar en la Argentina, el titular cuenta con herramientas para su defensa. Nuestra legislación no ampara la caducidad en caso en que el titular haya utilizado la marca para productos/servicios afines a los registrados. Por lo cual, de presentarse un escenario como el comentado, se podría amparar en el tercer párrafo del artículo 26 de la ley de marcas 22.362, el cual establece: “No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase o para determinados productos o servicios, si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio afín o semejante a aquellos, aun incluido en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad relacionada con los primeros”. Este sería el caso de la famosa hamburguesa. A su vez, el especial tratamiento que merecen las marcas renombradas permite hacer lugar a una excepción al principio de especialidad, lo que permite al titular de una marca notoria oponerse al registro de marcas similares o idénticas en clases diferentes.  

Conclusión

Como se ha ido desarrollando a lo largo del presente artículo, el fallo del Tribunal General de la Unión Europea en el caso BIG MAC planteó importantes interrogantes sobre los criterios aplicables en los procesos de caducidad de marcas notorias. A pesar de la evidente fama de la marca BIG MAC a nivel mundial, el Tribunal priorizó la falta de uso genuino por parte de McDonald’s en ciertos productos y servicios, generando una posible puerta abierta para el registro de marcas similares por parte de terceros. Este enfoque estrictamente fáctico, que omite la relevancia de la notoriedad de la marca, pone en evidencia la tensión entre el uso efectivo como requisito legal y la protección extendida que merecen las marcas de renombre.

Si bien en Argentina la legislación ofrece mayor flexibilidad para la protección de marcas que han sido utilizadas en productos o servicios afines, el riesgo de dilución y confusión en el consumidor sigue siendo una preocupación central.

En definitiva, este fallo invita a reflexionar sobre el equilibrio entre el uso efectivo y la protección de las marcas notorias, subrayando la necesidad de adaptar las estrategias legales de protección marcaria a la realidad del mercado y la normativa vigente.