En Agosto 2020 un tribunal arbitral de inversiones decide en contra de Bridgestone, sosteniendo en gran parte lo decidido por la Corte Suprema de Panamá (1). Si este no es el primer laudo arbitral en donde se resuelve que una marca puede ser considerada una inversión extranjera [Ver Eli Lilly y Phillip Morris, entre otros], ¿Por qué es importante y, específicamente, porque es importante para Latinoamérica?

1. El caso

I. Hechos previos al laudo

El Grupo Bridgestone [Bridgestone] es un conjunto multinacional de empresas que fabrican y venden neumáticos en todo el mundo bajo las marcas Bridgestone y Firestone. Esas marcas comerciales fueron registradas en Panamá por Bridgestone Licensing Services Inc [BSLS], quien le concedió una licencia de uso de la marca Firestone en Panamá a Bridgestone Americas Inc. [BSAM], ambas empresas estadounidenses y subsidiarias de una compañía japonesa. Adicionalmente, Bridgestone/Firestone North American Tire LCC predecesora de Bridgestone American Tire Operations, LLC [BATO] resultó licenciataria para la venta de neumáticos bajo la marca Bridgestone en Estados Unidos.

El Grupo Luque [Luque] comenzó a comercializar neumáticos bajo el nombre de Riverstone en 1999. En 2002 Muresa Intertrade, S.A. [Muresa], empresa panameña parte del Grupo Luque, presentó una solicitud ante la oficina panameña de propiedad industrial para el registro de la marca Riverstone para neumáticos, y BSLS [así como su empresa matriz Bridgestone Corporation - BSJ] se opuso a esta solicitud sobre la base de alegar similitud de la marca Riverstone con las marcas Bridgestone y Firestone, lo que podría dar lugar a un grave riesgo de confusión con estas últimas. En 2006, el juzgado de primera instancia de Panamá resolvió a favor de Muresa al considerar que la marca no era apta para causar confusión entre los consumidores y de este modo, denegó la oposición (2). Como consecuencia BSLS y BSJ presentaron una apelación que más tarde fue desistida formalmente.

Cabe aclarar que de manera contemporánea tuvo lugar un proceso de oposición en Estados Unidos por sociedades del grupo Bridgestone (aquella que precedió a BATO junto a otra sociedad del grupo) contra la solicitud de registro de la marca Firestone para neumáticos realizada por L.V. International Inc. (distribuidor de productos Riverstone), luego esta última retiró la solicitud pero el proceso continuó. A esto se suma el hecho de una nota enviada por los abogados de sociedades del Grupo Bridgestone (Reservation of Rights Letter) en la que luego de hacer mención del resultado favorable para Bridgestone obtenido en Estados Unidos, realizan reserva de derechos sobre las marcas Firestone y Bridgestone no sólo en Estados Unidos sino también en el resto de los países, objetando el registro y uso de la marca Riverstone internacionalmente.

En 2007, Muresa, y Tire Group of Factories Ltd [TGFL - distribuidor de neumáticos Riverstone] presentaron demanda por daños y perjuicios contra BSLS y BSJ por las pérdidas causadas por su oposición al registro de la marca Riverstone. Esta alegación fue rechazada en primera y segunda instancia, lo que generó que se presente un recurso de casación ante la Corte Suprema de Panamá, la que revocó las decisiones de los tribunales inferiores. En efecto, el Tribunal Supremo resolvió que, previo coincidir con las demandantes sobre la existencia de evidencia en el caso, la conducta de BSLS y BSJ era imprudente y con conocimiento de que la oposición causaría pérdidas a Muresa (3). Este comportamiento carecía de buena fe, resultando negligente y causando daño irreversible a las actividades comerciales de los demandantes. Por lo tanto, ordenó a BSLS y BSJ pagar daños y perjuicios a Muresa por un importe de USD 5 millones.

II. El laudo arbitral

BSAM y BSLS presentaron demanda contra Panamá basada en el capítulo de inversiones del Acuerdo de Promoción Comercial Estados Unidos - Panamá de 2011 [el TPA según sus siglas inglés], argumentando que la sentencia de la Corte Suprema incumplía el artículo 10.5 - el reconocido estándar mínimo de trato. Bridgestone alega que sus inversiones no obtuvieron un justo y equitativo trato en tanto que la sentencia de la Corte Suprema constituyó una denegación de justicia.

Como se puede ver, los hechos del caso son complejos, pero es importante analizar dos conceptos más en profundidad: alcance y límites del derecho marcario en su aplicación territorial y el umbral mínimo necesario para poder declarar una denegación de justicia.

2. El régimen marcario: el alcance y límites, su aplicación territorial

El caso Bridgestone, que tuvo su expresión final a través del laudo arbitral, cuenta con varias aristas que exceden la aplicación del sistema de marcas comerciales. Sin embargo, entendemos necesario referirnos en este punto a aquellas cuestiones que han sido debatidas en torno al ejercicio del derecho marcario, su alcance y límites.

En primer término, resulta conveniente aclarar ciertas reglas en torno al derecho de marcas cuyos fundamentos son comunes en la mayoría de los países, atento el consenso alcanzado en cuanto a aquellas características principales que atañen al derecho de propiedad intelectual, incluida la propiedad industrial como una de sus especies. Esta circunstancia es consecuencia de una trayectoria internacional caracterizada por la celebración de tratados sobre la materia (Ej. Convenio de París y Acuerdos sobre los Adpic).

Entre esas bases comunes se reconoce el derecho que posee el titular marcario de excluir a terceros del uso del signo distintivo y a la vez, aquella prerrogativa por la que un titular puede desplegar acciones tendientes a proteger su derecho, entre las que se encuentran la de oponerse contra una solicitud de registro de marca comercial que sea considerada confundible con aquella marca registrada.

Otro principio del sistema de marcas que es importante destacar es aquel que plantea la territorialidad, es decir, la concesión del derecho otorga una protección exclusivamente a nivel nacional. Como todo principio existen excepciones, una de estas se asocia con la existencia de una marca notoria (4), la que por sus particularidades podría resultar protegida sin perjuicio del país en el que se encuentra efectivamente registrada.

Las acciones desplegadas por Bridgestone, de las que se infiere el modo de gestión de sus activos intangibles, dan cuenta de una estrategia de protección marcaria tendiente a monitorear a nivel global las solicitudes de registro de marcas en las clases atinentes a neumáticos y productos similares, y como consecuencia, acciones de oposición en aquellas solicitudes de marcas que posean el sufijo “stone” o de otro modo resulten confusamente similares a las marcas Bridgestone o Firestone.

Hasta aquí, estamos hablando del ejercicio ordinario del derecho de marcas. Ahora bien, como se desprende del caso, Bridgestone llevó adelante conductas tanto extrajudiciales (Reservation of Rights Letter) como judiciales (Oposición a la solicitud de registro de la marca Riverstone), algunas tuvieron lugar en Estados Unidos mientras que otras en Panamá, que luego fueron analizadas a los efectos de considerar si estos actos ejercidos por las firmas con derechos sobre las marcas Bridgestone y Firestone (parte del grupo Bridgestone) relativas a la oposición al registro de la marca Riverstone, resultaban acciones caracterizadas por la mala fe y temeridad que causaron los daños y perjuicios alegados por Muresa (titular de la marca Riverstone) y TGFL ante la justicia panameña.

Del análisis del caso en las distintas instancias (extrajudicial, judicial y arbitral) surgen cuestionamientos en torno al alcance y límites del derecho marcario que merecen ser abordados. En efecto, algunos de los interrogantes que se suscitan son: ¿cuál es el límite en el ejercicio legítimo de la protección de un derecho marcario? ¿A partir de qué momento se puede considerar que una conducta que en principio se entiende propia del ejercicio del derecho puede convertirse en una acción reprochable por su mala fe o temeridad? ¿Existe una relación de causalidad entre la oposición a una marca y los daños generados por el cambio de estrategia comercial de una empresa que se entendió amenazada por esa acción?¿Es posible que una decisión en torno a un reclamo por daños derivados de una oposición pueda causar una disminución del valor de una marca notoria?. Estos y otros cuestionamientos son los que derivan del estudio del caso.

Sin pretender brindar un exhaustivo examen de las conclusiones alcanzadas tanto por la Corte Suprema de Panamá como por el Tribunal arbitral en torno al derecho marcario, resulta interesante efectuar un desarrollo final de las distintas posturas que se identifican, las que muestran una falta de coincidencia en cómo se interpreta el ejercicio del derecho y sus límites.

De este modo, luego de expedirse los jueces de las instancias inferiores no dando lugar a la demanda por daños presentada por Muresa y TGFL, la Corte Suprema de Panamá, por el
contrario, consideró que BSLS y BSJ habían actuado con temeridad e intimidación al oponerse a la solicitud de la marca Riverstone y luego renunciar a la apelación (interpuesta atento el rechazo de la oposición en primera instancia). Por lo tanto y a pesar de considerar que en términos generales el ejercicio de una acción no es por sí misma temeraria, entendieron que en el caso existió evidencia de un comportamiento reprochable al interponer una oposición sin fundamento jurídico, que causó un daño irreparable, haciendo hincapié en que un competidor fue quien había solicitado el registro.

Contrariamente a esta postura mayoritaria de la Corte Suprema de Panamá se expresó el juez disidente quien consideró que la carta (Reservation of Rights Letter) y la conducta de oponerse a la solicitud marcaria no podían considerarse actos temerarios per se; por ende, dicha acusación resultaba improcedente. Asimismo, entendió que la disminución de ventas de los neumáticos bajo la marca Riverstone fue el resultado de un plan de contingencia debido al temor del secuestro de productos que nunca sucedió y que no se relacionaba con la oposición ejercida por BSLS y BSJ.

Por su parte, en la instancia arbitral, el Tribunal, después de mencionar que al momento de llevar a cabo el procedimiento de oposición BSJ y BSLS sabían, o debían haber conocido, la coexistencia de las marcas rivales en el mercado de Panamá; concluyó que la decisión de la mayoría de la Corte Suprema estuvo justificada al concluir que los titulares de Bridgestone y Firestone habían presentado una acción de oposición de marca cuando carecían de mérito legal para hacerlo. De todos modos, consideró que la Corte Suprema, en su mayoría, incurrió en error al atribuir a BSJ y BSLS la responsabilidad por la decisión adoptada por Muresa y TGFL en detener o reducir la venta de neumáticos Riverstone.

Adicionalmente y al expedirse sobre si la decisión de la Corte Suprema de Panamá tuvo impacto en el valor de las marcas notorias Bridgestone y Firestone, tanto a nivel local como global, el Tribunal consideró que no había sido demostrado en el caso que el fallo de la Corte Suprema haya afectado efectivamente el valor de la marca.

3. Denegación de justicia sustantiva: el alto umbral de carga probatoria establecido por el tribunal arbitral

La cuestión principal ante el Tribunal Arbitral es si la sentencia del Tribunal Supremo Panameño equivale a una denegación de justicia. Los demandantes argumentaron que la Corte Suprema cometió una violación fundamental del debido proceso (denegación procesal de la justicia) y que la decisión esta tan sustantivamente viciada que ningún tribunal competente u honesto podría haber dictaminado tal sentencia (denegación sustantiva de la justicia). Los supuestos errores de procedimiento se referían a las decisiones de la Corte Suprema sobre la admisibilidad de determinadas pruebas, así como al hecho de que la sentencia se basaba en una disposición de la legislación panameña que supuestamente no había sido planteada por Muresa. Los errores sustantivos incluyen el tratamiento de los hechos y la causalidad por parte de la Corte Suprema.

El Tribunal en su tratamiento de los particulares presentados descarta rápidamente la denegación de justicia procesal y pasa a considerar más profundamente la denegación de justicia sustantiva. En sus presentaciones los demandantes argumentan que la sentencia del Tribunal Supremo Panameño es tan incomprensible que sólo podría haber sido el resultado de corrupción; sin embargo, no ofrecen ninguna evidencia específica de corrupción y se basan en cambio en denuncias de corrupción contra uno de los jueces de la Corte Suprema (no confirmada), en reportes que otorgan la percepción general de corrupción en el poder judicial panameño (de la ONG Transparencia Internacional), así como en una supuesta admisión en público por parte del embajador de Panamá ante los Estados Unidos de que la Corte Suprema Panameña es corrupta.

El laudo afirma el alto umbral aplicable a la denegación de justicia en el arbitraje de inversiones. El Tribunal examina cuidadosamente la sentencia de la Corte Suprema de Panamá y, si bien encuentra ciertos errores en la evaluación de las pruebas y el establecimiento de la causalidad, no considera que hayan sido suficientes para  demostrar incompetencia o corrupción. Los árbitros determinan con ello que la carga probatoria para establecer una denegación de justicia sustancial, ya sea por incompetencia o corrupción, es alta (“pruebas claras y convincentes”) y que este caso no la cumple. También se observa que una sola sentencia judicial en raras oportunidades satisface el umbral de denegación de justicia.

Por último, el Tribunal también examina la alegación de los demandantes de que si los daños y perjuicios reclamados podrían referirse a pérdidas por el valor de las marcas en la región fuera de Panamá causadas por la sentencia del Tribunal Supremo Panameño, lo que también deja enfáticamente de lado, reforzando la idea de territorialidad del reclamo el cual solo se acotará a Panamá.

4. Conclusiones

¿Dónde está entonces la importancia de este laudo internacional? En la reafirmación de la soberanía estatal a través del respeto de las instituciones judiciales domésticas y el estricto cumplimiento de los bordes territoriales tanto del derecho marcario como en la evaluación de daños. Este es un triunfo del tratamiento igualitario de los sistemas jurídicos de países con posiciones muy distintas en el entramado de poder internacional.

Bridgestone deja una importante moraleja para los inversores internacionales que desean utilizar el arbitraje de tratados de inversión como un mecanismo de cuasi-apelación de decisiones de tribunales nacionales con las que se encuentran en desacuerdo. Este laudo exuda el respeto a las decisiones nacionales por parte de los árbitros internacionales: incluso si se considera que la Corte Suprema ha llegado a una conclusión equivocada, esto no equivaldrá a la denegación de justicia a menos que se pase un umbral muy alto con una fuerte carga probatoria.

Este caso deja entrever, quizás, las diferentes tradiciones jurídicas, la Estadounidense más litigiosa por ser un sistema acusatorio derivado del common law y la inquisitorial Panameña fiel a los puros sistemas civiles. Como abogada con experiencia en los dos sistemas es a veces difícil leer las fuertes y, conforme a lo concluido por el tribunal internacional, infundadas acusaciones de los demandantes contra un Tribunal Supremo Nacional: incompetencia y corrupción. La realidad es que hasta el día de hoy ningún tribunal de arbitraje de inversiones ha llegado a conceder una denegación sustantiva de justicia, e incluso laudos en donde se trata la menos rigurosa denegación de justicia procesal siguen siendo raros.

En lo que hace al régimen marcario, el caso confirma algunos de los postulados que caracterizan a este sistema. Entre ellos, la territorialidad del derecho, el ejercicio legítimo de excluir a otros en el uso de una marca y de oponerse al registro de otros signos considerados confundibles y a la vez, la necesidad de contar con un ejercicio razonable del derecho concedido.

A pesar de las discrepancias que se verifican en las conclusiones alcanzadas en cada instancia, tanto judicial como arbitral, se destaca un recorrido lógico sobre las conductas extrajudiciales, judiciales y arbitrales de las partes y un análisis del contexto territorial donde estas tuvieron lugar, lo que demuestra un respeto por el marco legal aplicable y las decisiones de los órganos públicos encargados de aplicar el derecho.

Para América Latina este caso confirma que las decisiones en torno al régimen marcario, en la medida que no resulten contrarias a los compromisos internacionales asumidos, serán respetadas en otras jurisdicciones atento el principio de territorialidad que subyace a este derecho. En efecto, al analizar el alcance y límites del derecho de marcas tendrá preponderancia el desarrollo que sobre la aplicación del derecho tiene lugar en aquel país que lo concedió.