El 18 de mayo de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un decreto mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversos artículos de la Ley de Propiedad Industrial, especialmente en materia de marcas.

Las modificaciones legislativas contenidas en el decreto son -probablemente- las más profundas y relevantes desde el año 1994, cuando la Ley adquirió su nombre actual.

El decreto entrará en vigor a los 60 días hábiles siguientes a su fecha de publicación, es decir, el 10 de agosto de 2018, y comprende fundamentalmente los siguientes aspectos:

I. Marcas no tradicionales, protección de la imagen comercial (trade dress), y marcas de certificación.

1.- Se prevé la posibilidad de proteger -como marcas- a los siguientes:

a).- Signos holográficos, que consisten en imágenes con aspecto tridimensional cuya percepción varía dependiendo del ángulo desde el cual se aprecien.

b).- Sonidos.

c).- Olores.

Cabe mencionar que el texto actual de la Ley les excluye expresamente de la protección marcaria, por lo que se estima que habrá un fuerte interés en este tipo de registros, una vez que el decreto entre en vigor.

2.- Se otorga la posibilidad de proteger “la pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado” bajo la figura de las marcas.

Ello resulta de suma importancia, ya que se trata de la primera protección registral para la imagen comercial o trade dress, en México. Hasta antes de la entrada en vigor del decreto, la única vía de defensa es la infracción por competencia desleal, misma que solo puede hacerse valer cuando los derechos ya han sido invadidos por algún tercero.

3.- También se incluye la figura de la marca de certificación, definiéndola como “un signo que distingue productos y servicios cuyas cualidades u otras características han sido certificadas por su titular”.

Por su importancia alrededor del mundo y por la gran utilidad que pueden traer a los comerciantes, industriales y al mismo público consumidor, las marcas de certificación serán muy socorridas tras la entrada en vigor de las nuevas disposiciones.

II. Fortalecimibento del sistema de oposición de marcas.

1.- Solamente aquellas personas con interés podrán oponerse a solicitudes de registro o publicación de signos distintivos, por lo que ya no será posible presentar oposiciones por propio derecho cuando no se cuente con facultades para representar al titular de los derechos base de la oposición.

2.- La oposición podrá acompañarse de cualquier tipo de pruebas, salvo por la confesional y la testimonial, excepto que se encuentren contenidas en una documental.

3.- Una vez que hayan transcurrido los plazos establecidos por la Ley, y que se hayan desahogado todas las pruebas, se otorgará un plazo de dos días para presentar alegatos, tras lo cual se procederá inmediatamente al examen de fondo.

4.- Si bien solamente puede presentarse oposición en contra de signos distintivos que incurran en alguna de las causales de no registrabilidad previstas por la Ley, es importante mencionar que en el decreto se han agregado algunas causales nuevas, destacando entre ellas la mala fe.

5.- Conforme al texto adicionado, “se entiende por mala fe, entre otros casos, cuando el registro se solicite de manera contraria a los buenos usos, costumbres y prácticas en el sistema de propiedad industrial, el comercio, o la industria; o que se pretenda obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular”.

III. Declaraciones de uso obligatorias.

1.- El titular de una marca registrada deberá declarar su uso real y efectivo durante los tres meses posteriores a que el registro de marca en cuestión cumpla tres años de haber sido otorgado.

2.- En caso de que no se presente la declaración de uso en tiempo y forma, la marca quedará caduca de pleno derecho.

3.- Lo anterior aplcará también al momento de renovar un registro de marca.

IV. Modificación a causales de nulidad de registros marcarios.

1.- La causal de nulidad por mala fe se divide en dos causales diferentes. La primera de ellas (fracción V) refiere que será nulo el registro de una marca cuando “el agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular, o cualquier otra persona que haya tenido relación con el titular, directa o indirecta, de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro, de ésta u otra semejante en grado de confusión, a su nombre sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera”; mientras que la segunda (fracción VI) permanece como una causal genérica de mala fe, sin mayor definición.Dichas modificaciones serán de gran utilidad para aquellas personas físicas y morales que busquen recuperar la titularidad de una marca que ha sido indebidamente registrada por un tercero con quien hubiesen tenido algún tipo de contacto.

2.- Se unifica a cinco años el plazo para ejercitar cuaqluiera de las causales de nulidad previstas por la Ley, salvo por las causales antes indicadas (fracciones V y VI), y la causal genérica de marcas obtenidas en contravención a la Ley (fracción I).

Este decreto tiene un impacto significativo para todos aquellos que sean titulares de marcas registradas o en trámite, y en general, para cualquiera que pretenda gestionar derechos marcarios en el territorio mexicano.