Protección y clasificación de marcas de productos y servicios tecnológicos

• Introducción

Resulta cotidiano para los abogados especialistas y/o los agentes de la propiedad industrial la tarea de la clasificación de las marcas para la presentación de su registro ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la República Argentina (en adelante, “INPI”).

Ahora bien, cuando llega el momento de clasificar la marca de una empresa o startup que distingue productos y servicios de Tecnología de la Información y de la Comunicación (en adelante, “TIC”) la tarea puede complejizarse bastante.

A continuación, brindaré algunos conceptos y lineamientos, basados en la experiencia, que facilitarán la realización de esta tarea para quien no esté habituado a hacerla.

Para ello me referiré, en primer término, a la implementación de la Clasificación de Niza para la clasificación específica de los servicios y productos implicados en las TIC, para luego analizar la dificultad de adecuar la especificidad de aquellas prestaciones al Sistema TMClass1 que utiliza el Portal de Trámites del INPI para el ingreso de solicitudes de registro de marcas en la República Argentina.

• Clasificación de Niza para las TIC

La función más esencial de las marcas es la de distinguir productos y/o servicios de los de terceros.

A tales fines, estos productos y/o servicios se han agrupado a nivel internacional conforme a determinados criterios por el Arreglo de Niza2 celebrado en 1957. La Clasificación de Niza cuenta, al momento, con 45 clases: 34 que corresponden a productos y 11 que corresponden a servicios.

En las Observaciones Generales del sistema de Clasificación del Arreglo de Niza se establecen los principios generales para encasillar en forma correcta un producto o un servicio en su clase correspondiente.

Vale recordar que el sistema de marcas argentino es monoclase3 y, adicionalmente, resulta necesario comprobar el servicio o producto a proteger en la totalidad de las 45 clases que existen hasta el momento.

Dicho esto, respecto de los productos, la primera observación indica que se clasifican, en principio, según su función o su finalidad4.

Con relación a los servicios, “en principio, según las ramas de las actividades definidas por los títulos de las clases de servicios y sus notas explicativas o, si no se especifican, por analogía con otros servicios similares que figuren en la lista alfabética”.5

En consideración de lo mencionado, veamos a continuación cómo opera la clasificación de las marcas que distinguen servicios y/o productos TIC.

Una compañía o startup que utiliza y/o desarrolla productos y servicios TIC puede operar en un sinfín de actividades y ámbitos: comerciales o de retail, agropecuarios, de gestión colectiva, de educación, financieros, monetarios, ambientales, infraestructura empresarial, gestión (DMS, BOB, CRM, BPM, ERP, RRHH), entre otros.

Para tales fines, por lo general, desarrollan instrumentos informáticos, científicos y tecnológicos, tales como: software (que puede ser integral, aplicaciones, plataformas, etc.), websites, sensores, equipos audiovisuales, de multimedia, etc.

Por ello, a la hora de adecuar el amplio espectro de aplicaciones, productos y servicios que se distinguen con un mismo signo marcario se deberá analizar la funcionalidad y/o la rama de actividad de cada uno de ellos según sea un producto o un servicio y encuadrarlo en la clase correspondiente.

Para que dicha tarea sea realizada en forma eficiente, en concordancia con los principios de clasificación marcaria del Arreglo de Niza mencionado en los párrafos anteriores, debemos conocer las herramientas informáticas que se utilizan junto con el funcionamiento y finalidad de los productos y/o los servicios informáticos que se ofrecen a través de ellas.

En efecto, son oportunas las siguientes definiciones6 en referencia a algunos de los productos y herramientas informáticas que hoy por hoy se utilizan:

• Software: Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados, que forman parte de las operaciones de un sistema de computación7.

   

• App o aplicación móvil: es un tipo de software que se desarrolla para ser descargado y usado en un dispositivo móvil, habitualmente desde tiendas administradas por los desarrolladores del sistema operativo móvil o de los dispositivos.

   

• Software as a service (SaaS): Es un modelo de distribución de software donde el soporte lógico y los datos que maneja se alojan en servidores de una compañía de tecnologías de información y comunicación (TIC), a los que se accede vía Internet desde un cliente. La empresa proveedora TIC se ocupa del servicio de mantenimiento, de la operación diaria y del soporte del software usado por el cliente. Regularmente el software puede ser consultado en cualquier computador, se encuentre presente en la empresa o no8.

   

• Plataforma como servicio: la plataforma como servicio (PaaS, Platform as a Service) es una plataforma para el desarrollo y hospedaje de las aplicaciones de una empresa la cual se ofrece en forma de abono. La plataforma es en realidad un servicio en la nube que se combina con la infraestructura (IaaS, Infrastructure as a service), un software para el desarrollo de aplicaciones y seguridad. Esto hace que sea más fácil y barato desarrollar aplicaciones propias para las empresas, o para hospedar aplicaciones ya personalizadas9.

   

Habida cuenta la terminología referida en los párrafos anteriores, podemos concluir que circunscribir el funcionamiento y finalidad de un producto/servicio informático es complejo, dinámico y versátil.

Por ejemplo, si estamos ante una empresa cuya principal actividad es brindar servicios de cobro y pago electrónico para terceros, la protección de la marca con la cual distingue la actividad mencionada debe clasificarse, en primer lugar, en la clase 3610.

Si esta empresa brinda tal servicio a través de un software de pago electrónico que el usuario / cliente puede descargar en su dispositivo móvil (app) o en cualquier otro dispositivo electrónico, la marca que lo distinga deberá asimismo ser protegida en la clase 9 como producto, que incluye a las “grabaciones” como conjunto genérico y a su vez, en la lista alfabética se pueden encontrar los términos subgénero, tales como: el software como producto, interfaces gráficas de usuario y lógicas, entre otros.

Ahora bien, por otra parte, como mencionábamos nos encontramos que asimismo puede brindar el servicio de cobro y pago electrónico a través de la red como Software as a Service (SaaS) y, según la Clasificación de Niza, éstos se clasifican en la clase 42, como también en el caso de que sea una Platform as a Service (PaaS)11.

Lo que llama la atención es que si bien el servicio que distingue la marca que tomamos como ejemplo, en definitiva, es sólo uno: el cobro y pago electrónico de dinero para terceros, su signo marcario debería ser registrado en, al menos, tres clases para estar completamente protegida para la totalidad de sus aplicaciones: 9, 36 y 42.

En este sentido, interpretamos que se aplica la regla de clasificación respecto a un producto de usos múltiples12. Sin embargo, no nos resulta del todo satisfactoria dicha conclusión dado que este tipo de productos tecnológicos no tienen varios usos sino que es una sola prestación que se desarrolla a través de productos / servicios diversos.

Es asimismo probable que pueda desarrollarse y/o utilizarse una herramienta informática cuya única prestación opere en diferentes clases de la Clasificación de Niza. En ese caso, sí creemos que se la aplica el principio clasificatorio de un producto de usos / servicios múltiples, por el cual, la marca deberá protegerse en por cada uso/actividad que brinde.

Tal es el caso de las marcas que brindan soluciones de automatización o testing de procesos informáticos. Este tipo de servicios implica el uso de un software que puede ser licenciado como un SaaS (clase 42), o como un producto (clase 9) y cuya función y finalidad reside principalmente en el control de automatización y sistematización (clase 42) de procesos informáticos y, en forma subsidiaria, en el procesamiento de datos electrónicos (clase 35).

Estos son casos ejemplo, sin embargo, las compañías que desarrollan y/o utilizan productos y servicios de TIC para la mayoría de sus marcas deben afrontar esta situación: la diversidad de clases a proteger para un solo producto/servicio, prestación o negocio. Ello conlleva un fuerte impacto presupuestario más aún en los casos de startups y de las compañías con presencia en diversos países.

• Sistema “TMClass” para el ingreso de solicitudes de registro de marcas en Argentina

   

A partir de las sucesivas y ya no tan recientes modificaciones a la Ley de Marcas y Designaciones, nro. 22.362 (en adelante, “LM”), al dictado del decreto reglamentario Nro. 242/2019, y a numerosas resoluciones que acompañaron aquellas modificaciones, el INPI ha facilitado el sistema de clasificación “TMClass”13 para el ingreso de las solicitudes de registro de marcas en su Portal de Trámites digital.

En el caso de que el usuario emplee dicho sistema sin ingresar nuevos términos en forma manual, la solicitud de registro accede automáticamente a una vía que denominamos “fast track” dado que en la misma presentación se cumple el examen formal de admisión y por ello, la solicitud se publica en el Boletín de Marcas en un plazo no mayor a veinte días.

En efecto, aprovechar esta herramienta informática al momento de la clasificación contribuye al titular de la solicitud con una vía rápida de publicación y de toma de conocimiento de oposiciones en no más de dos meses, contra los seis meses que, por lo general, corren para el que ingresa los términos de forma manual.

Ahora bien, vale tener en consideración que no siempre resulta sencillo encontrar dentro de la taxonomía y el listado alfabético de productos y/o servicios el concepto que describa fielmente lo que desarrolla el cliente, menos aún cuando queremos ser específicos en la protección y no usar los términos del conjunto genérico o subgénero para hacerlo.

A modo de ejemplo, en la clase 9 se clasifican los softwares, ahora bien, si el cliente deseara distinguir la especificidad de la aplicación de su software, como por ejemplo: “software para la medición de humedad en plantaciones para la agricultura”, no podremos usar el beneficio del TMClass y nos veremos obligados a ingresarlo manualmente.

No obstante, sí podremos usar el TMClass al seleccionar dentro de la categoría genérica de “grabaciones” la siguiente jerarquía: grabaciones / software / software para supervisar, analizar, controlar y ejecutar operaciones en el mundo físico.

La decisión de incluir la cobertura mencionada de acuerdo con el título del subgénero en reemplazo del ingreso manual dependerá de las pautas que imponga la compañía / cliente, de la estrategia marcaria que deberá ser analizada conforme los antecedentes y búsquedas marcarias correspondientes efectuados con anterioridad al ingreso de su solicitud de registro.

• Conclusiones

   

Tal como hemos analizado en el presente artículo, la tarea de clasificar en forma adecuada y eficiente los diversos servicios y productos TICs desarrollados y/o utilizados por empresas y startups para proteger las marcas que los distinguen obliga a los profesionales encargados a conocer la funcionalidad, la operatividad y la finalidad de cada una de las herramientas informáticas utilizadas.

Por otra parte, la segunda dificultad de la tarea mencionada radica en que la terminología de la Clasificación de Niza no siempre contempla la especificidad de cada servicio o producto, máxime cuando se trata de herramientas informáticas innovadoras. Por ello, se deberá buscar las posiciones análogas a la finalidad y funcionalidad de cada servicio o producto y clasificarlas en la clase correspondiente.

Una vez circunscripta la clase, al momento de ingresar la solicitud de registro de marca ante el Portal de Trámites Digital del INPI, se deberá analizar cuál es la mejor herramienta: si la metodología de trabajo a través del TMClass o bien, el ingreso en forma manual y, en este último caso, rogar que el analista de admisión interprete lo mismo.

Más allá de la cuestión operativa y práctica de la clasificación de marcas TICs analizada en este artículo vale mencionar que el sistema del Arreglo de Niza prevé un Comité de Expertos que anualmente revisa y actualiza las ediciones de la Clasificación Internacional para adaptarla a las nuevas realidades en el mundo de la oferta y demanda de productos y servicios14.

En este sentido, entendemos que a medida que continúe la proliferación productos y servicios de tecnología de la información y comunicación que trasladen las necesidades, las soluciones y las realidades del mundo material al virtual y/o digital la Clasificación de Niza irá acompañando dichas transformaciones.

Sin perjuicio de ello, creemos que sería conveniente cuanto antes contar con una clase que sea netamente tecnológica e informática orientada de forma integral a la funcionalidad de los productos y servicios TICs.