Por Javier Fernando Núñez

I. Introducción:

Los titulares de patentes, con frecuencia, suelen licenciar sus invenciones sin respetar las limitaciones territoriales o temporales del ius excluendi o derecho de exclusiva, e incluso con pretensión de mantenimiento del contrato con posterioridad a la nulidad o caducidad de los derechos licenciados, sosteniendo el pleno efecto obligatorio de la licencia conforme a las normas contractuales generales sobre autonomía de la voluntad jurígena.

¿Pero es jurídicamente pertinente oponer el contrato como acto exigible inter partes a un derecho de patente que ha cesado por causas legales? Intentaremos contestar esta pregunta a continuación, con plena conciencia de las dudas y polémicas que un tema ríspido como éste suscita en la doctrina.

II. Requisitos esenciales de una licencia de patente

La licencia de patente como autorización de uso y goce de derechos por parte del titular (licenciante) a un  tercero (licenciatario), debería reunir, en nuestra opinión, los siguientes requisitos esenciales:

1) Una patente cuya titularidad y ejercicio de uso y goce originario resulten exclusivos de una determinada persona física o jurídica (o bien, en supuestos de copropiedad, de diferentes personas). La licencia de primer grado  supone el otorgamiento del permiso por el titular del derecho. La licencia de segundo grado  implica la concesión del derecho de uso o goce por un licenciatario primario o maestro, o bien por un usufructuario (que si bien tiene el derecho real de uso y goce en aquellas legislaciones que lo permiten, resulta de todos modos derivado o no originario).

2) Ámbitos de validez temporal y territorial. Las licencias no pueden resultar perpetuas, porque la patente presenta una duración limitada en el tiempo, y tampoco pueden ser mundiales desde el punto de vista territorial, excepto que hubiere patente concedida sobre la misma invención, en cabeza del mismo titular, en todos los países del mundo y, aún así, no resultaría una licencia mundial en el sentido estricto, sino multiterritorial, atento al carácter nacional de la patente. (1)

3) Validez material de la invención licenciada (esto es, patente no afectada por alguna causal de nulidad) y vigencia de la invención a pesar de su validez (esto es, patente no afectada por alguna causal de caducidad del derecho que lo extinga antes del vencimiento de su plazo ordinario de duración).

III. Condiciones para el otorgamiento de una licencia de patente

La licencia como contrato supone entonces que su objeto debe ser jurídica y materialmente posible. De esta manera, si se otorga una licencia exclusiva de uso y explotación (fabricación y comercialización) de una patente de invención para un territorio determinado y durante un período de tiempo, deberían cumplirse las siguientes condiciones:

1) Que la patente haya sido concedida antes de la celebración de la licencia, o que se conceda con posterioridad pero la licencia sobre la solicitud de patente no concedida debería quedar sujeta a una condición resolutoria con derecho a restitución de las regalías abonadas por el licenciatario.

2) Que la patente permanezca vigente durante la duración de la licencia para el territorio o territorios respecto a los cuales haya sido concedida. Si la patente termina con anterioridad a la finalización de la licencia, sea por cumplimiento normal del plazo o por caducidad, el objeto de la licencia se torna de cumplimiento imposible desde el punto de vista jurídico, porque supone la existencia de un derecho exclusivo del titular sobre la invención, desde el punto de vista positivo, y de un derecho a impedir la explotación a cualquier tercero no licenciado, desde el punto de vista negativo. De ese modo, no hay causa para que el licenciatario siga abonando regalías, pudiendo explotar libremente la invención desde el momento en que ha ingresado en el dominio público por terminación del plazo de vigencia de la patente o por su caducidad.

3) Que la patente permanezca válida durante la vigencia de la licencia. Si la patente es declarada nula, con el necesario efecto retroactivo a la fecha de inicio del período de vigencia, entonces la licencia también se torna de cumplimiento imposible por invalidez de su objeto, y el efecto retroactivo de la nulidad sobre la patente provocaría en principio el derecho del licenciatario a la restitución de las regalías abonadas por el uso y goce de una patente que requiere  ser válida y estar vigente para ser fuente de exigibilidad de percepción de regalías.

Debe dejarse claro que las observaciones precedentes son pertinentes respecto a derechos de propiedad industrial registrados como las patentes y que por lo tanto gozarán de ventajas concedidas por los poderes públicos para su ejercicio exclusivo durante un determinado plazo, transcurrido el cual la innovación protegida ingresará al dominio público y será de libre explotación. Dichas observaciones no son totalmente aplicables, empero,  en el caso de las licencias de conocimiento técnico o de innovaciones no registradas pero protegidas en ambos casos por el secreto industrial. En tal caso, el plazo legal de protección del derecho no es un elemento esencial para la duración de la licencia, pero sí lo será la no divulgación de la innovación o del conocimiento técnico y, claro está, su validez desde el punto de vista material (cumplimiento de los requisitos legales de caracterización de una innovación como secreta a los fines de su protección jurídica).

IV. Anomalías en las licencias de patentes

Sin embargo, vemos en el ejercicio cotidiano de la profesión licencias de patentes que usualmente presentan las siguientes anomalías:

1) Ausencia de identificación de las patentes de invención vigentes, su objeto protegido (reivindicaciones), plazo de duración, etc.

2) Concesión de licencias sobre una invención registrada en un territorio, donde se goza de la exclusividad, en otro territorio, como si estuviera protegida en éste, y sin posibilidad de alegar secreto industrial atento a la divulgación previa de la invención en otro territorio por patente concedida o solicitud publicada.

3) Mantenimiento de las licencias y del derecho a percibir regalías por su concesión a pesar de la terminación de la vigencia de la patente con anterioridad a la finalización de la licencia, sea por transcurso ordinario del período de protección, sea por caducidad del registro.

4) Cláusulas de renuncia a solicitar el reintegro de regalías ante declaraciones de nulidad de la patente licenciada o de reivindicación de un tercero que resulta su genuino titular. Estas cláusulas suelen están acompañadas de obligaciones del licenciatario de no cuestionar la validez de la patente licenciada y de eximiciones de responsabilidad  del licenciante respecto de una eventual invalidez de su patente o de la violación de derechos de propiedad industrial de terceros.(2)

Ahora bien: ¿por qué no respetar la plena exigibilidad contractual inter partes a cualquier licencia luego de la terminación o caída del plazo legal de protección del objeto licenciado? Porque creemos que sería inequitativo con respecto  al co-contratante licenciatario que, motivado por la autorización del uso y goce con carácter exclusivo o no exclusivo para obligarse onerosamente frente al licenciante, se encuentra ahora frente a la plena libertad de sus competidores y de los del titular de la patente de usar y gozar de la invención sin obligación de pago de regalía alguna a éste último. La licencia es un derecho, y por lo tanto una ventaja económica frente a competidores que no pueden utilizar la invención. El precio de la autorización es  el pago de la regalía. Si los competidores ya pueden utilizar libremente la invención sin autorización previa del titular y sin el consecuente pago de regalías, y el licenciatario permanece atado contractualmente a la licencia, pagando por aquello que otros pueden usar libremente, lo  cierto es que la ventaja económica que fundamentaba el contrato se transforma en una desventaja sobreviniente, y ello tergiversa la causa fin del acto jurídico, afectando un elemento esencial de su supervivencia.

Por ejemplo, la ley sudafricana establece que cualquier contrato relacionado a una licencia bajo una patente, concluirá en la fecha en que dicha patente expire, sea revocada o de cualquier otra forma cese la protección otorgada. Asimismo, cuando el contrato esté vinculado a licencias sobre más de una patente, aquella parte del contrato relativo a una licencia particular se extinguirá cuando la patente vinculada expire, sea revocada o de cualquier otra forma cese la protección otorgada, y el contrato como un todo finalizará cuando todas las patentes respecto a las cuales se hayan concedido licencias y estuvieran vigentes mientras el contrato estaba operativo, expiren, sea revocadas o de cualquier otra forma cesen de proteger las invenciones relevantes (art. 57 (1) de la Ley de Patentes de Sudáfrica).(3)

Más allá que la norma previa es a nuestro criterio jurídicamente válida, podría argumentarse que corresponde a un país en vías de desarrollo con estadísticas de escasa protección de la propiedad industrial. Veamos sin embargo el caso de un país en desarrollo y con probada tutela de tales derechos. El art. 145(1) de la ley de patentes de Australia estipula que cualquiera de las partes podrá dar por terminado un contrato relativo al arrendamiento de una invención patentada o bien una licencia para su explotación, previa notificación por escrito a su contraparte con un preaviso de tres meses, en cualquier momento después que la patente o las patentes en virtud de las cuales se protegió la invención al momento de la celebración del contrato, hayan dejado de estar en vigor. Se incorpora aquí la cuestión debatible del preaviso contractual cuando el objeto se ha frustrado y por lo tanto no hay fundamento legal para que el licenciatario deba seguir pagando la regalía por aquello que durante tal trimestre estará en el dominio público, pero lo cierto es que la norma en cuestión se condice con lo que hemos dicho y con lo que sostiene en su mayor parte la regla equivalente vigente en Sudáfrica (la India tiene una norma similar en el art. 141 (1) de su ley de patentes).

Y es que del límite temporal  al ejercicio del derecho del titular de la invención  no puede escapar, lógicamente, la facultad de licenciamiento. Si el uso exclusivo de la invención es temporal  para el titular, con más razón lo será para el licenciatario en su condición de usuario “derivado”. El titular  no puede otorgar a los usuarios derivados más de lo que puede conforme al alcance de su derecho, y tampoco podrá exigir a dichos usuarios derivados más de lo que el derecho original le permite. Nemo plus iuris, ni más ni menos.

Sostenemos así que no puede haber licencias válidas que trasciendan el límite temporal o espacial del derecho de patente licenciado, ni tampoco que tengan por objeto  meras solicitudes de patentes (4).

En puridad, no existen las licencias de patentes internacionales, esto es, abarcativas de diversos países con un solo título patentario (esto es, una protección unitaria plurinacional)  (5). Las licencias que generalmente son denominadas de esta forma suelen ser, en realidad, múltiples licencias territoriales reguladas en un acuerdo marco o con reglas comunes para todas ellas, desde el momento en que cada patente licenciada es territorial y temporalmente independiente de las otras, aún cuando hablemos de la misma o mismas invenciones.

Es por ello que estas licencias internacionales deben tener, forzosamente, terminaciones escalonadas: el acuerdo marco va perdiendo progresivamente vigencia a medida que se vencen, caducan o invalidan las patentes cuya autorización de uso constituye su objeto. Pero por esa misma independencia, la licencia de una invención patentada en un determinado territorio no se vencerá ipso iure por razón de la terminación de otra licencia involucrada en el acuerdo marco que ha vencido por la extinción en otro territorio de la patente base. Salvo, claro está, que esa terminación se pacte contractualmente, pero ello obedece a la voluntad de las partes y no al hecho externo de la terminación de un ius excluendi determinado.

V. Casos especiales de supervivencia de las licencias de patentes

En otro orden de ideas, puede suceder que ciertas licencias con patente terminada se extiendan, sin embargo, por la existencia de otras patentes posteriores – siempre hablando del mismo territorio-  que resulten adiciones o perfeccionamientos de la invención anterior o bien nueva regla técnica para el mismo problema que cubría la patente finalizada, de modo tal que esta nueva invención satisfaga tanto el interés del licenciatario como el objeto de la licencia. Es por ello que algunos contratos contemplan la posibilidad de extender la vigencia de la licencia si surgieren  durante su desarrollo nuevas patentes del mismo titular que coincidieren con el interés del licenciatario o el objeto de la licencia en cuestión. Estando contemplado en el contrato, está claro que la licencia, en estos casos, sobrevivirá a la terminación de la patente que le diera origen.

Puede darse el caso, para un mismo territorio, de un complejo de patentes sobre una misma invención, regla técnica compleja que supone un conjunto de títulos que amparan diferentes facetas de su configuración, de tal forma que la vigencia de una de ellas impide la explotación libre de la invención a pesar de la terminación, caducidad o invalidez de las otras patentes. Incluso estas patentes pueden haber sido concedidas a lo largo de un período de tiempo, esto es, no necesariamente han sido otorgadas en el mismo plazo o tampoco han sido solicitadas en un mismo período, sea por razones estratégicas, sea por razones de obtención de la faceta o aspecto de la invención de la que se tratare. En estas circunstancias, parece válido el pacto de mantenimiento de la licencia plenamente vigente hasta tanto se extinga la última patente, y ello a pesar de la terminación de todas las otras.

VI. A modo de conclusión

Los plazos de duración de las patentes concedidas, así como su ámbito territorial y los aspectos de validez material del derecho protegido son cuestiones de orden público que no pueden ser modificadas o desplazadas por normas contractuales. Asimismo, el hecho de pretender la supervivencia de un derecho objeto de un contrato que ha perdido su exigibilidad jurídica, viola también un principio sagrado del derecho de los contratos: la buena fe.

(1) Si bien no es un sistema en plena vigencia, una excepción al alcance nacional de la patente podría estar conformada por la patente europea para el mercado común o patente comunitaria, regulada en el Convenio de Luxemburgo (1989). Esta patente comunitaria resulta “unitaria”, porque producirá los mismos efectos en los conjuntos de territorios a los que se aplique el convenio, y sólo podrá ser transferida, anulada o extinguida en todo el conjunto referido (art. 2.2. del convenio). Sin embargo, la patente comunitaria podrá ser licenciada para la totalidad o para parte de los territorios en los que produce sus efectos (art. 46.1. del convenio). Es decir, a pesar de su condición unitaria, puede compartimentarse en lo que se refiere al licenciamiento.

(2) Se ha expresado que “las obligaciones fundamentales del licenciante comprenden la entrega de la patente y la de prestar garantía de la existencia de la patente y de saneamiento” (citando a Fernández Novoa y Gómez Segade, DE MIGUEL ASENSIO, Pedro A., Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial, Civitas, Madrid, 2da. Edición, 2000, p.73).

(3) La ley argentina de patentes 24.481 según t.o. decreto 260/1996, en sus arts. 37 a 40 sobre transmisión de las patentes y modelos de utilidad y las licencias contractuales, nada dice respecto a la duración de tales licencias con respecto a la vigencia de la patente licenciada.

(4) No todas las legislaciones comparten esta posición, y admiten en principio las licencias sobre meras solicitudes (por ejemplo, art. 15 de la Ley de Patentes alemana, art. 34 de la ley federal de patentes de Suiza, arts. 74.1. y 75.1. de la ley de patentes española de 1986, art. 73 de la Convención sobre la Concesión de Patentes Europeas, entre otras).  De todos modos, y si bien tales legislaciones pueden admitir la licencia de solicitudes de patentes, lo cierto es que esta licencia parece quedar sometida implícitamente a una condición resolutoria: la no concesión de la patente solicitada y, por lo tanto, la ausencia de todo derecho de exclusiva por parte del solicitante a la invención reivindicada. Ello supone la falta de causa de la licencia concedida – que debe partir de la titularidad válida del licenciante sobre el objeto licenciado-, y su extinción por tal razón.

(5) Recordemos, tal como lo hemos dicho en otra parte de este trabajo, que el sistema de la patente comunitaria europea no está plenamente vigente.