El universo del derecho marcario, en constante evolución, posee una basta cantidad de recursos no siempre conocidos para proteger la propiedad industrial.

La sofisticación de los mercados, de la competencia y la multiplicidad de medios de comunicación para llegar a los consumidores hace que cada vez mas empresas acudan a formas alternativas y novedosas para proteger y distinguir sus productos o servicios de los de la competencia.

Con esta tendencia las estrategias jurídicas de protección de este tipo de marcas también se han ido sofisticando y ajustando a estas nuevas necesidades.

Una herramienta poco conocida que actualmente ha tomado relevancia es la protección de los signos marcarios denominados marcas de posición, una especie dentro del genero de las marcas no tradicionales.

De qué hablamos entonces cuando nos referimos a marcas de posición, cuáles son sus características y cómo es posible beneficiarse de este tipo de registros son los elementos que abordaremos en este breve artículo.

1. ¿Qué signos pueden ser registrados?

Como punto de partida, para quienes no son especialistas en la materia, cabe recordar que la Ley Argentina de Marcas posee una definición muy amplia con relación a que signos pueden ser protegidos como marcas.

Luego de una enumeración enunciativa la Ley establece que puede registrarse como marca todo signo con capacidad distintiva.

Es decir, todo elemento que posea “capacidad distintiva” para identificar un producto o servicio tiene aptitud prima facie para acceder al registro marcario, siempre que no se encuentra alcanzado por algunas de las prohibiciones o exclusiones relativas o absolutas de registro[1] ni alguno de los otros impedimentos formales o de fondo.

Naturalmente existen otros requisitos formales y de fondo para acceder a un registro marcario, pero no es objeto de este trabajo abordarlos.

Como se puede observar la “capacidad distintiva” es un concepto amplio y mutable que ha permitido que a lo largo del tiempo se desarrollaran formas de protección marcarias comprendidas dentro de esta definición sin estar expresamente previstas en la ley o sin que fueran imaginadas por el legislador.

Existe por lo tanto una gran cantidad de elementos que pueden constituir signos con “capacidad distintiva” y por lo tanto ser registrados.

2. Marcas tradicionales y marcas no tradicionales:

A los fines metodológicos las marcas suelen ser clasificadas. La clasificación entre marcas tradicionales y no tradicionales no es estrictamente jurídica, sino más bien una clasificación doctrinario-práctica. Como tal es arbitraria y existen diferentes apreciaciones sobre la misma, pero a los fines del presente cumple una función ilustradora suficiente.  

Cuando nos referimos a las “marcas tradicionales” nos estamos refiriendo en general a los registros de denominación (marcas denominativas), las que poseen una denominación conjuntamente con un diseño (llamadas marcas mixtas) o las que se representan con un diseño o isotipo (denominadas marcas figurativas).

Los siguientes son ejemplos ilustrativos de algunas de estas generalmente conocidas:

(Marca Mixta)                    

(Marca Figurativa)

Entre las marcas “no tradicionales” incluiremos todas las que pueden ser percibidas por los sentidos y que no se encuentra dentro de las primeras, las tradicionales. Entra en este campo cualquier singo que posea distintividad, pueda ser representado de la manera técnica requerida por la autoridad y pueda ser percibido por cualquiera de los sentidos con exclusión de los primeros.

Dentro de esta se encuentran, entre otras, las generalmente denominadas marcas sensoriales tales como las olfativas[2], auditivas o sonoras[3], las gustativas[4], táctiles y las visuales no tradicionales.

Existe una gran cantidad de signos registrables no tradicionales con los que se puede lograr proteger elementos distintivos y “monopolizar” los mismos frente a la competencia, reclamando su exclusividad y pudiendo impedir que otros los usen sin el consentimiento de su titular.

En este caso nos enfocaremos exclusivamente en las marcas de posición que en el último tiempo han adquirido relevancia en la industria y han llamado la atención de diferentes autoridades que han procedido a su reglamentación.

3. Marcas de posición en el mundo

Este tipo de signos han tenido recepción en diferentes territorios del mundo. Abordaremos a modo de referencia dos casos.

En el caso de Europa las “Directrices relativas al examen de las marcas de la unión europea” de la EUIPO define que “Una marca de posición es una marca consistente en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto”

Por su parte indica que la  solicitud debe ser representada “por la presentación de una reproducción que identifique, adecuadamente, la posición de la marca y su tamaño o proporción en relación con los productos de que se trate (…). La representación deberá definir con claridad la posición de la marca y su tamaño o proporción en relación con los productos correspondientes. Los elementos que no formen parte del objeto del registro deberán ser marcados mediante el uso de declaraciones de renuncia de tipo visual, preferentemente por líneas discontinuas o punteadas.”

A su vez la normativa Europea proporciona ejemplos de descripción aceptable como los que seguidamente se detallan:

Ejemplos de descripción aceptable de una marca de posición (a efectos de formalidades)

Vemos que las directrices Europeas son una buena herramienta para definir el alcance y requisitos de descripción por vía de normativa comparada.

Por su parte, en el caso de Brasil el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ha dictado recientemente (el 13 de septiembre de 2021) la disposición 37/21[5] que establece los requisitos de registrabilidad de las marcas de posición con vigencia a partir del 1 de octubre de 2021 para ese territorio.

De acuerdo con la nueva regulación Brasilera, el signo distintivo capaz de diferenciarse de otros productos o servicios similares puede ser registrado como marca de posición siempre que cumpla además con los siguientes requisitos: (a) se encuentre conformado por la aplicación de un signo en una forma peculiar y con una posición especifica en relación con cierto soporte sobre el que se aplica; (b) la aplicación del signo puede ser disociada de su efecto funcional o técnico[6].

4. Marcas de posición: el caso de Argentina

Dentro de la normativa Argentina no existen directrices que se refieran a este tipo de signos o su forma específica de caracterización; sin embargo, se encuentran expresamente clasificados dentro de las opciones de solicitud marcaria, reconociéndose en la práctica como una opción registral y encontrando suficiente apoyo en la normativa vigente para su protección a la que nos hemos referido someramente. 

Las marcas de posición pueden ser definidas como el registro marcario de diseños específicos aplicados en cierta forma y en una posición determinada de un producto o soporte, de manera que dicha conjunción entre la forma, su ubicación y su posición otorgan por sus características la distintividad cuya protección se persigue.

Este tipo de signos, que han ido adquiriendo relevancia a lo largo de los años en especial en la industria de indumentaria y accesorios, poseen un gran potencial que las empresas pueden aprovechar.

La protección de los intangibles y una buena estrategia de protección de la propiedad industrial resulta clave tanto a nivel local como internacional para asegurar estos derechos. Las empresas pueden beneficiarse y aprovechar, tanto en Argentina como en una gran cantidad de territorios en el mundo, la protección que otorgan las marcas de posición.