El 22 de febrero de 2019 la Excma. Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal dictó sentencia en los autos caratulados Laboratorios Aspen S.A. c/Novartis AG s/Cese de Oposición al Registro de Marcas (Expte. 803/2013).

Esta sentencia, que confirmaba aquella dictada en Primera Instancia, fue motivo de un Recurso Extraordinario rechazado por la Cámara de Apelaciones Federal.

El caso en cuestión podría resumirse de la siguiente forma: Laboratorios Aspen S.A. había solicitado el registro de la marca IMATIB para distinguir los productos de la clase 5 del Nomenclador Marcario Internacional. Novartis AG se opuso por ser confundible con la Denominación Común Internacional IMATINIB y por lo tanto irregistrable en los términos de los arts. 2 inc. a) y 3 inc. d) de la ley 22.362, contrariando la Recomendación efectuada la Organización Mundial de la Salud.

Vamos por partes entonces:

Qué es una Denominación Común Internaciona

Las Denominaciones Comunes Internacionales (DCI), o en su versión en inglés International Nonproprietary Names (INN), fueron introducidas en el año 1950 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y entraron en vigor en 1953. Su objetivo es facilitar la identificación de sustancias farmacéuticas o ingredientes farmacéuticos activos. Cada DCI es un nombre único que se reconoce a nivel mundial y no es monopolizable encontrándose en el dominio público. El principal objetivo de las DCI es: “asignar nombres no apropiables a sustancias farmacéuticas, para que cada sustancia sea reconocida por un único nombre”.

Conforme lo menciona la propia OMS, las DCI son necesarias para una identificación clara, una prescripción y despacho de medicamentos seguros, y para la comunicación e intercambio de información entre profesionales de la salud.

Es decir, dichas denominaciones constituyen el nombre no comercial o genérico  de una sustancia farmacológica que, entre otras funciones, se utilizan para identificar un medicamento.

Nuestra legislación receptó lo expuesto, a través del Decreto 150/92, en cuyo artículo 1 inc. c) definió los DCI:

“Nombre Genérico: Denominación de un principio activo o droga farmacéutica o, cuando corresponda, de una asociación o combinación de principios activos a dosis fijas, adoptada por autoridad sanitaria nacional o, en su defecto, la denominación común internacional de un principio activo recomendada por la Organización Mundial de la Salud”.

Vale agregar que de cada DCI se desprende un grupo de prefijos o sufijos, que guardan relación con el grupo farmacológico al que pertenecen, lo que las hace especialmente útiles a la hora de prescribir o buscar información.

Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud

Las DCI son seleccionadas por la OMS conforme un proceso que incluye: el examen por un Grupo de Expertos, su posterior publicación en la Crónica de la OMS, un período de objeciones por los Estados Miembros y, finalmente (en caso de ser aceptada como recomendada) se vuelve a notificar a los Estados Miembros que dicha DCI ha adquirido el carácter de recomendada.

Por su parte, la OMS, solicita/recomienda a los Estados Miembros y sus “Funcionarios de Marcas” que desaprueben el empleo de marcas y nombres comerciales derivados de las DCI y, en particular, aquéllos que incluyan partículas de DCI.

Dicha recomendación se funda en que el uso de nombres comerciales derivados de las DCI y el uso de partículas de DCI, pone en peligro el principio que indica que dichas denominaciones son de dominio público. Además, su uso en nombres comerciales puede frustrar la selección racional de otras DCI para sustancias relacionadas, comprometiendo la seguridad de los pacientes al provocar confusión en la nomenclatura de las drogas.

Por otro lado, resulta oportuno resaltar que el artículo 22 de la Constitución de la OMS dispone que:

“Estas reglamentaciones [en referencia a las reglamentaciones adoptadas por la Asamblea de la Salud] entrarán en vigor para todos los Miembros después de que se haya dado el debido aviso de su adopción por la Asamblea de la Salud, excepto para aquellos Miembros que comuniquen al Director General que las rechazan o hacen reservas dentro del período fijado en el aviso.”

Vale aclarar que la Argentina un país miembro de la OMS, y por ende tiene el deber de aplicar las recomendaciones de dicha organización.

El análisis del caso

Como anticipamos la oposición deducida por Novartis se fundó en los artículos 2 inc. a) y 3 inc. d) de la Ley 22.362 de Marcas y Designaciones que dicen:

“Art. 2 - No se consideran marcas y no son registrables: a) los nombres, palabras y signos que constituyan la designación necesaria o habitual del producto o servicio habitual a distinguir, o que sean descriptivos de su naturaleza, función, cualidades u otras características; …”

“Art. 3 - No pueden ser registrados: … d) las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio u otras características de los productos o servicios a distinguir;…”

Además se argumentó que el registro de la marca IMATIB pretendida violaba las Recomendaciones de la OMS por ser de subida semejanza a la DCI IMATINIB.

El fundamento de la sentencia

Lo destacable en el caso de autos es que la decisión judicial dictada el pasado 22 de febrero de 2019 ha remarcado especialmente que el grado de similitud entre la marca solicitada y el DCI, afirmando que dicha similitud es notable y relevante y en consecuencia contraviene la Ley de marcas y, asimismo, contraviene la recomendación de la Asamblea Mundial de la Salud aludida en la protesta planteada por Novartis AG.

Esta mención específica a la recomendación de la Asamblea Mundial de la Salud es la novedad en este caso, que no había sido tenida en cuenta hasta el momento en sentencias judiciales previas dictadas en conflictos con cierta similitud al presente.

Nos parece de suma relevancia que la jurisprudencia haya aplicado este fundamento, especialmente considerando su incidencia sobre la salud y seguridad de los pacientes. Esperamos que la tendencia sea ahora inclinarse por aplicar estas recomendaciones evitando de esta manera la apropiación indebida de términos genéricos, o que posean un alto grado de similitud, y desalentando de este modo el uso y registro de este tipo de signos.