Casi exactamente dos años después de que el DNU 27/2018 facultara al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) a resolver oposiciones, en una suerte de primera instancia administrativa, en enero de 2020 el organismo dictó las primeras resoluciones en tal sentido.  Fueron solamente nueve casos, que en realidad se ocuparon de siete conflictos (lo explicaré más abajo), pero sirvieron para dar una primerísima pista acerca de cómo el organismo encararía esta cuestión, que constituye un paso particularmente sensible en el procedimiento administrativo de registro de marcas y que por esa razón estaba siendo esperado con cierta ansiedad por los especialistas de la materia.  Muy provisoriamente, en vista de que son los primeros casos y su número es muy reducido, podemos decir que el INPI sorteó exitosamente este examen.

El 10 de enero de 2018 el Poder Ejecutivo dictó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) nº 27/2018, una norma ómnibus que, entre muchas otras, modificó las leyes de patentes, marcas y modelos.  En lo que aquí interesa, el DNU modificó los arts. 16 y 17 de la ley 22.362.  En su nueva redacción, el art. 16 estableció que, cumplidos tres meses desde la notificación de las oposiciones, el INPI –más específicamente la Dirección Nacional de Marcas– resolvería las oposiciones que no hubieran sido levantadas.  Y por su parte el nuevo art. 17 trazó a grandes rasgos el procedimiento administrativo, disponiendo que sería fijado por el INPI pero que debería contemplar, por lo menos, la posibilidad del oponente de ampliar fundamentos, el derecho del solicitante a contestar la oposición y de ambos a ofrecer prueba.  Y las resoluciones del INPI solo serían susceptibles de recurso directo de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.  El DNU fue luego ratificado por la ley 27.444 del 30 de mayo de 2018.

El nuevo procedimiento fue reglamentado en julio de 2018 por la Resolución Nº P-183/2018 del INPI.  En muy apretada síntesis, según el nuevo régimen el oponente que no haya retirado su oposición debe ratificarla (y pagar una tasa) dentro de los 15 días hábiles de notificado por el INPI, bajo apercibimiento de que no se abra al procedimiento administrativo de resolución de oposiciones.  Si se ratifica la oposición, el solicitante a su vez tiene un plazo de 15 días hábiles desde una nueva notificación del INPI para contestar la oposición y ofrecer prueba. Luego se producen la prueba, las partes pueden presentar sus argumentos finales, y el INPI resuelve si las oposiciones  son fundadas o no.  Como señalé más arriba, esta resolución del INPI es recurrible. Cabe destacar que la resolución sobre la procedencia de la oposición no es lo mismo que la concesión del registro, ya que una oposición puede ser desechada por el INPI pero el registro, en una resolución ulterior, puede ser denegado por alguna otra causa distinta de la planteada en la oposición.  

De esta manera se suprimió un sistema que durante casi 120 años había confiado a la Justicia la resolución de las oposiciones a registros de marcas.  Si bien el sistema judicial funcionaba, se le objetaba que ralentizaba excesivamente el trámite y además lo encarecía innecesariamente.

A partir de esta Resolución Nº P-183/2018 se abrió un compás de espera para la efectiva puesta en práctica del nuevo sistema administrativo de resolución de oposiciones.  Si bien en el ínterin se dictaron otras normas, y algunas de ellas bastante importantes –el decreto 242/2019 reglamentario de la ley 22.362 y las resoluciones Nos. 123/2019 (reglamentario del decreto 242), 279/2019 (reglamento para la resolución por el INPI de nulidad y caducidad de registros de marcas) y 288/2019 (adopción de la herramienta TMClass y la carga exclusivamente electrónica de solicitudes de marca, renovaciones y oposiciones) – ninguna de esta era indispensable para que el nuevo procedimiento se pusiera en marcha. Esa demora, debida a las habituales estreches presupuestarias y limitaciones de personal, naturalmente provocó la preocupación de los Agentes de la Propiedad Industrial.

Ahora, finalmente, tenemos una primera vista de cómo el INPI resolverá las oposiciones de marcas.  Esta primera tanda comprende nueve dictámenes, todos emitidos el 8 de enero de 2020. Las respectivas resoluciones, apoyadas en esos dictámenes, fueron notificadas en el Boletín de Marcas Nº 4944 del 5 de febrero de 2020.  Obviamente son los dictámenes los que concitan el mayor interés, dado que exponen el razonamiento que subyace en cada resolución.  Si bien los dictámenes fueron nueve, los conflictos marcarios resueltos en realidad fueron siete, porque tres casos involucraban el mismo conflicto planteado en tres clases distintas, es decir, se referían a tres solicitudes de la misma marca en tres categorías diferentes.

Los siete casos eran relativamente sencillos.  Por de pronto, cuatro de ellos involucraban marcas idénticas, es decir, la marca solicitada y la oponente eran iguales, y el conflicto se planteaba en las mismas clases.  Los otros tres, en cambio, presentaban algunos matices, aunque éstos tampoco eran demasiado complicados.  

En síntesis, los casos fueron éstos (donde la marca consignada en primer término es la solicitada, y la que se encuentra en segundo lugar es la oponente):

• “CALCAREO” c. “CALCAREO”, ambas en la clase 33: declaradas confundibles

   

• “MIO HELADOS” (“helados”, clase 30) c. “MIO HELADOS” (“helados, cremas heladas, yogurt helado, etc.”, clase 30) y “MIO HELADERIA” (“servicios de heladerías”, clase 43): declaradas confundibles

   

• “WATCH ME” (clase 14) c. “WATCH:ME” (clases 14, 16, 35, 37 y 38): declaradas confundibles

   

• “POLO NORTE” (clase 30) c. “POLO NORTE” (clases 30 y 35): declaradas confundibles

   

• “DESDE INDIA” (clase 24) c. “INDIA STYLE” (clases 20, 24, 25 y 35): declaradas inconfundibles

   

• “POWER RED” c. “POWER ADE”, ambas en la clase 32: declaradas confundibles

   

• “VICTORIA’S SECRET” (clase 3) c. “VICTORIA’ SECRET” (clases 3, 9, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 35, 38 y 41): declaradas confundibles

   

Se advierte fácilmente que los primeros cuatro casos eran simples: las marcas en cuestión eran iguales y pertenecían a la misma clase, y no se había planteado la invalidez o caducidad de los signos oponentes.

Los otros tres casos, como dije, no eran tan sencillos. En el caso “DESDE INDIA” e “INDIA STYLE”, las marcas fueron declaradas inconfundibles por el carácter evocativo, y por ende insusceptible de monopolio marcario, de la palabra “India” y porque en la misma categoría existían registros de terceros que incluían dicha voz (“LUNA INDIA”, “INDIAN OUTLET” e “INDIAN KINOR”). Para declarar la confundibilidad de “POWER RED” y “POWER ADE”, el INPI tomó en cuenta la identidad de las raíces, la igual extensión de las marcas, la semejante pronunciación de “red” y “éid” y el intenso uso de la marca oponente.  En cuanto a “VICTORIA’S SECRET”, se computó que se trataba de marcas idénticas en la misma clase y la notoriedad de la oponente; con el añadido de que esa notoriedad habilitaba a la oponente a objetar la solicitud en toda la clase 3, pese a que estaba registrada únicamente con relación a productos de perfumería.

Los dictámenes no se apartan de la práctica seguida en innumerables casos judiciales.

 ¿Qué podemos extraer de estas primeras actuaciones del INPI en materia de resolución de oposiciones?

• Todos los dictámenes presentan la misma estructura expositiva lógica, divididos en tres partes: antecedentes, análisis y conclusiones. En los antecedentes se reseñan los planteos de solicitante y oponente las actuaciones de éstas, si la oponente amplió fundamentos, el ofrecimiento y apertura de prueba, la producción de ésta, la presentación o no de los argumentos finales y –esto es muy importante– la constatación de la existencia, vigencia, titularidad y alcance de las marcas oponentes por parte del propio INPI.  El análisis desarrolla el razonamiento que da fundamento al dictamen, de mayor o menor extensión según las circunstancias propias de cada caso. Y en la conclusión se enuncia brevemente el corolario de los argumentos, es decir, si se aconseja declarar la oposición fundada o infundada.

   

• Todos los casos están fundados (en el análisis), y los fundamentos se ajustan a la vieja práctica jurisprudencial, con cita de los fallos largamente conocidos (forma de practicar el cotejo, la exigencia de que las marcas sean claramente distinguibles, basta la confusión en uno solo de los planos del cotejo para cohibir la coexistencia, etc.), incluyendo Invariablemente el remanido principio de que el Juzgador no está obligado a considerar todas las alegaciones de las partes sino únicamente aquellas que sean conducentes a la recta solución del asunto.  (En algún caso hasta se deslizó el error de aludir a “la demandada”, por la oponente: caso “DESDE INDIA” c. “INDIA STYLE”.)

   

• Tanto la relación de los antecedentes como el desarrollo del análisis, si bien son muy parecidos a los que tradicionalmente efectuaron en esta materia los fallos judiciales, son más sucintos.

   

• El INPI parece ser más reticente a la hora de admitir la prueba ofrecida, que solo lo fue por la oponente y que consistió en prueba informativa, pericial contable, pericial informática, oficios a clientes y proveedores y absolución de posiciones.  En todos los casos el INPI tuvo por acompañada la prueba documental y ordenó la constatación de las marcas registradas en el país por la oponente, desestimando la restante prueba por considerarla innecesaria y/o inconducente.    

   

Al momento de redactarse esta nota, el plazo para recurrir las resoluciones arriba mencionadas ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal se encontraba en curso, razón por la cual dichas resoluciones no estaban firmes.